Il Milan ha tentato di registrare il proprio marchio nella classe merceologica relativa ad articoli di cancelleria. Tuttavia, la domanda è stata rigettata, prima dall’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ed ora anche dal Tribunale UE. Scopriamone il motivo.
I fatti

Il 2 febbraio 2017, l’Associazione Calcio Milan S.p.A. presentava all’EUIPO una domanda di marchio per il seguente segno figurativo.

Il 6 aprile 2017, la InterES Handels und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG si opponeva alla alla registrazione. La società, in particolare, fondava le proprie pretese sul marchio tedesco denominativo “MILAN”, che designava anche prodotti della classe 16 (articoli di cancelleria appunto).

Con decisione del 30 novembre 2018, la divisione di opposizione accoglieva integralmente l’opposizione. AC Milan proponeva quindi ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.

La decisione del Tribunale UE

La Corte rilevava quindi come il marchio della società tedesca fosse stato oggetto di un uso effettivo in Germania. Inoltre, il segno era stato utilizzato sul mercato tedesco, sia così come registrato, sia in una forma modificata. In particolare era stato aggiunto un elemento figurativo rappresentante la testa di un uccello, simile a un rapace.

Il Tribunale sottolineava che, sebbene l’elemento figurativo aggiuntivo non fosse insignificante, esso non può essere comunque considerato dominante e tale da alterare il carattere distintivo dell’elemento verbale del marchio anteriore registrato.

Nella sentenza viene inoltre evidenziato che anche se l’elemento figurativo del marchio AC MILAN non sarà ignorato dal pubblico, l’attenzione del consumatore sarà comunque principalmente attirata dall’elemento denominativo, costituito dalle lettere “AC” e dalla parola “MILAN”. La porzione “AC MILAN” costituisce quindi l’elemento dominante del marchio richiesto. Inoltre, per quanto riguarda l’eccezione sollevata dal Milan, secondo cui il marchio richiesto gode di notorietà in Germania a causa della reputazione di tale società calcistica, il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati dai due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione.

Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che le somiglianze dei due segni in questione siano, nel loro insieme, sufficienti per concludere che esiste un rischio di confusione e, alla luce di ciò, ha rigettato il ricorso presentato dall’Associazione Calcio Milan S.p.A.