Corte d’Appello di Milano – Sentenza n. 1094/2020 del 14.05.2020

(Presidente: dott. Domenico Bonaretti – Consigliere relatore: dott. Massimo Meroni)

nella causa iscritta al n. r.g. 2667/2018 promossa in grado d’appello

DA

CAMA 1 SPA (C.F. …), elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 40 20122 MILANO presso lo studio dell’avv. GALLI CESARE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. BOGNI MARIANGELA (…) VIA LAMARMORA, 40 20122 MILANO;

APPELLANTE

CONTRO

I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. IN SIGLA IMA S.P.A. (C.F. …), elettivamente domiciliato in VIA BRERA, 5 20121 MILANO presso lo studio dell’avv. SOBOL AGATA GABRIELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. SANTONOCITO FEDERICA (…) Via Brera, 5 20121 MILANO; FRANZOSI MARIO (…) Via Brera, 5 20121 MILANO;

GIMA S.P.A. (C.F. …), elettivamente domiciliato in VIA BRERA, 5 20121 MILANO presso lo studio dell’avv. SOBOL AGATA GABRIELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. SANTONOCITO FEDERICA (…) Via Brera, 5 20121 MILANO; FRANZOSI MARIO (…) Via Brera, 5 20121 MILANO;

APPELLATE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l’appellante CAMA 1 s.p.a.:

“Piaccia alla Corte Ecc.ma – in parziale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Milano, n. 4352/2015 del 5 marzo/8 aprile 2015, non notificata e rispetto alla quale è stata fatta rituale riserva d’appello, e della corrispondente sentenza definitiva del Tribunale di Milano, n. 12257/2017 del 6 luglio/5 dicembre 2017, non notificata – respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

Nel merito, sotto il profilo rescindente:

1) Accertare che le sentenze di prime cure hanno commesso gli errori di fatto e di diritto denunciati nei singoli motivi di impugnazione;

Nel merito, anche sotto il profilo rescissorio:

2) Apportare, occorrendo, le modifiche e le integrazioni agli accertamenti di fatto compiuti dalle sentenze impugnate indicate nella narrativa dell’atto di appello in relazione ai singoli motivi di appello ed accogliere, ove non accolte o accolte solo parzialmente dalle sentenze impugnate, le domande proposte da Cama 1 s.p.a. in prime cure e in particolare:

2.1) Accertare la validità anche delle rivendicazioni nn. 1, 2-4, 6 e 13-15 del brevetto n. EP 2 497 612 e la contraffazione di esse da parte della GIMA s.p.a. e della I.M.A. Industrie Macchine Automatiche s.p.a., anche in quanto incorporante la IMA Industries s.r.l. unipersonale, inibendo la prosecuzione e la ripetizione dell’illecito e quindi della produzione, pubblicizzazione, anche a mezzo della rete internet, commercializzazione, importazione, esportazione e vendita della macchina FTB549-C di cui alla narrativa dell’atto di citazione di prime cure della Cama 1 s.p.a., ovvero di qualsivoglia altro macchinario, commercializzato anche con diversa sigla, che rientri nell’ambito di protezione di tali rivendicazioni, rigettando le domande e le eccezioni tutte formulate dalla GIMA s.p.a. e dalla I.M.A. Industrie Macchine Automatiche s.p.a., anche in quanto incorporante la IMA Industries s.r.l. unipersonale, ove riproposte in questo grado di giudizio, assolvendone nel miglior modo la Cama 1 s.p.a.;

2.2) Accertare e dichiarare che con gli atti di cui alla narrativa dell’atto di citazione di prime cure della Cama 1 s.p.a. e/o con la prosecuzione di essi la GIMA s.p.a. e la I.M.A. Industrie Macchine Automatiche s.p.a., anche in quanto incorporante la IMA Industries s.r.l. unipersonale, si sono rese responsabili anche del compimento di atti di concorrenza sleale, inibendone la continuazione e la ripetizione;

2.3) Fissare una penale per ogni successiva violazione e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti di cui all’emananda sentenza anche in relazione alle statuizioni di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2;

2.4) Condannare in solido la GIMA s.p.a e la I.M.A. Industrie Macchine Automatiche s.p.a., anche in quanto incorporante la IMA Industries s.r.l. unipersonale, a rifondere a Cama 1 s.p.a. i danni patiti e patiendi cagionati con gli illeciti già accertati in prime cure e di quelli di cui al precedente punti 2.1 e 2.2, compresi i danni emergenti e i danni morali, nonché alla retroversione degli utili, in alternativa o per la parte eccedente al lucro cessante, con ricorso occorrendo alla liquidazione in via equitativa;

2.5) Ordinare la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza, a cura della Cama 1 s.p.a. ed a spese di GIMA s.p.a e di I.M.A. Industrie Macchine Automatiche s.p.a., anche in quanto incorporante la IMA Industries s.r.l. unipersonale e per due volte, a caratteri doppi del normale e con l’intestazione e i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani “Il Sole-24 Ore”, “Corriere della Sera” e “La Repubblica”, per due volte a caratteri doppi del normale e con l’intestazione e i nomi delle parti in grassetto sulle pubblicazioni “Italia Imballaggio” e “Rassegna Imballaggio”, nonché per 15 giorni consecutivi e a caratteri doppi rispetto al resto della pagina, all’inizio della home page dei siti Internet di GIMA s.p.a. e I.M.A. Industrie Macchine Automatiche s.p.a.;

3) Rigettare i motivi appello incidentale proposti dalle appellate in quanto inammissibili e comunque infondati;

In via istruttoria:

4) Ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi:

I) “Vero che in data 2 dicembre 2009, la dott.ssa Elisa Canestrelli della Caffita System s.p.a. inviava alla GIMA s.p.a. l’ordine di acquisto di cui al doc. 29 di parte Cama 1, che si rammostra al teste, contenenti le condizioni di acquisto del macchinario ed in particolare la clausola n. 8 intitolata ‘Proprietà Industriale ed informazioni tecnichè, ove tra l’altro si prevede che ‘Qualunque tipo di documentazione o informazione tecnica o di materiale che Caffita System s.p.a. metta a disposizione del Fornitore, resteranno di proprietà della Caffita System s.p.a. stessa, potranno essere utilizzate solo per l’esecuzione dell’ordine e non potranno essere rivelati o ceduti a terzi, senza l’autorizzazione scritta della Caffita System s.p.a.; vero che l’ordine trasmesso dalla Caffita System s.p.a. alla GIMA s.p.a. in data 2 dicembre 2009, è stato accettato da quest’ultima senza la richiesta di emendamenti nelle condizioni di acquisto e regolarmente eseguito con l’installazione dei macchinari ordinati presso la stessa Caffita System s.p.a.”.

Si indica come teste il dott. Mario Muttoni, presso Caffita System s.p.a. , via Panigali n. 38, Gaggio Montano (Bologna);

III) “Vero che, presso lo stand della Gima s.p.a. dalla stessa allestito alla Fiera PackEXPO tenutasi a Chicago fra il 28 ed il 31 ottobre 2012 era presentato e pubblicizzato un macchinario che presentava una testa di presa, un dispositivo di raggruppamento dei prodotti secondo basi scatole di differente configurazione ed un dispositivo di trasporto e trasferimento imballi a facchini condiviso con le macchine formatrici, robot di carico e chiuditrice di scatole, corrispondente ai disegni di cui ai docc. 12-14 di parte Cama 1, che si rammostrano al teste”.

Si indica come testimone il sig. Igor Zanotta, presso Cama 1 s.p.a..

IV) “Vero che il costo annuale per la ‘marketing campaign caffè’ avente ad oggetto i macchinari Cama 1 s.p.a. incorporanti le tecnologie di cui ai docc. 3, 3 bis, 5, 5 bis, 31 e 32 di parte Cama 1, che si rammostrano al teste, ammonta alla somma di Euro 69.630, come da preventivo dell’agenzia di pubblicità Edizioni di cui al doc. 43 di parte CAMA 1, che pure gli si rammostra”.

Si indicano come testi la dott.ssa Annalisa Bellante, presso CAMA 1 s.p.a., ed il dott. Gianluca Vettolani, già citato.

V) “Vero che, dall’esame delle scritture contabili di Cama 1 s.p.a., il teste ha potuto constatare che la predetta società, ha, sino alla data del 6 dicembre 2013, corrisposto allo Studio Zardi di Lugano la somma di Euro 60.033 per l’attività relativa alla procedura di brevettazione dei brevetti n. EP 2 287 076 e n. EP 2 497 612 e della domanda di brevetto n. n. EP 2 500 151 di cui ai docc. 3, 3 bis, 5, 5 bis, 31 e 32 di parte Cama 1, che si rammostrano al teste, come dalle fatture di cui al doc. 44 di parte Cama 1, che pure gli si rammostrano; e che ha corrisposto allo stesso Studio Zardi la somma di Euro 14.850 per l’attività relativa al contenzioso con le società del Gruppo IMA avanti il Tribunale di Milano per la contraffazione dei brevetti sopra citati, come dalle fatture di cui al doc. 45di parte Cama 1, che parimenti gli si rammostra”.

Si indicano come testi la dott.ssa Annalisa Bellante, presso Cama 1 s.p.a., ed il dott. Gianluca Vettolani, già citato.

VI) “Vero che Cama 1 s.p.a. ha sostenuto, negli anni 2011-2013, spese pubblicitarie per la partecipazione a fiere di settore, relative ai macchinari incorporanti trovati oggetto dei brevetti n. EP 2 287 076 e n. EP 2 497 612 e della domanda di brevetto n. EP 2 500 151 di cui ai docc. 3 e 3 bis, 5 e 5 bis e 31-32 di parte Cama 1, che si rammostrano al teste, pari complessivamente ad Euro 51.000, come il teste ha potuto rilevare dalle scritture contabili e dalla documentazione aziendale della stessa Cama 1 s.p.a. del periodo indicato ed in conformità con le risultanze delle stesse”.

Si indicano come testi la dott.ssa Annalisa Bellante ed il dott. Gianluca Vettolani, già citati.

5) Rigettare le istanze istruttorie avversarie, ove riproposte nel presente grado di appello, essendo i capitoli di prova dedotti ex adverso irrilevanti e comunque inammissibili, in quanto generici e valutativi;

6) In subordine rispetto all’ammissione dei capitoli di prova avversari nn. 4-13, ammettere a prova contraria indiretta il seguente capitolo di prova per testi

VII) “Vero che la documentazione, le informazioni tecniche e i macchinari forniti da CAMA 1 s.p.a. a Caffita System s.p.a. in adempimento del contratto di fornitura di cui al doc. 28 di parte CAMA 1, che si rammostra al teste, erano sottoposti a vincolo di riservatezza, sempre in adempimento del medesimo contratto, e che i predetti documentazione, informazioni tecniche e macchinari erano parimenti sottoposti a riservatezza in dipendenza del contratto che Caffita System s.p.a. ha stipulato con GIMA s.p.a. di cui al doc. 29 di parte CAMA 1, che parimenti gli si rammostra, come confermato nella lettera dell’Amministratore delegato di Caffita System s.p.a. dott. Clementini a GIMA e CAMA 11 di cui al doc. 39 di parte CAMA 1e al doc. 30 di parte GIMA/IMA, che a sua volta gli si rammostrano”.

Si indicano come testi i sig.ri dott. Mario Muttoni e dott. Andrea Clementini, entrambi presso Caffita System s.p.a., il dott. Gianluca Vettolani, residente a Merate Via Petrarca n. 3, e la dott.ssa Annalisa Bellante presso CAMA 1 s.p.a..

7) Rigettare le istanze di integrazione istruttoria dedotte dalle controparti, riproposte nel presente grado di appello;

In ogni caso:

8) Condannare GIMA s.p.a. e I.M.A. Industrie Macchine Automatiche s.p.a., anche in quanto incorporante la IMA Industries s.r.l., unipersonale e a rifondere all’appellante compenso professionale e spese vive, comprese quelle del procedimento cautelare, oltre IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione dell’intero importo corrisposto al C.T.U. contabile e al C.T.P. contabile di Cama 1 ed al pagamento delle somme previste dall’art. 96, 3° comma c.p.c..”

Per le appellate GIMA s.p.a. e I.M.A. Industria Macchine Automatiche s.p.a.:

“Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare in riforma delle due sentenze impugnate:

In via principale:

1) Rigettare tutti i motivi di appello principale proposti da Cama 1 S.p.A.;

In via di appello incidentale:

In via preliminare:

2) Sospendere la presente causa in attesa dell’esito dei procedimenti di appello pendenti davanti all’Ufficio Europeo Brevetti e relativi alla invalidità dei brevetti europei EP 2 497 612 B1 ed EP 2 500 151 B1, di titolarità di Cama 1 S.p.A.;

Nel merito:

3) Accertare e dichiarare che le frazioni italiane dei brevetti europei EP 2 497 612 B1 ed EP 2 500 151 B1, di titolarità di Cama 1 S.p.A. sono prive dei requisiti di validità, anche solo parzialmente;

4) Accertare e dichiarare che la macchina astucciatrice denominata FTB549 di Gima S.p.A. non interferisce con le frazioni italiane dei brevetti europei EP 2 497 612 B1 ed EP 2 500 151 B1, di titolarità di Cama 1 S.p.A.;

5) E per l’effetto, condannare Cama 1 S.p.A. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Gima S.p.A. e I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. anche derivanti dal procedimento cautelare n. 5395/13 instaurato da Cama 1 S.p.A, in via equitativa con eventuale ricorso alla consulenza contabile laddove ritenuto opportuno;

6) In subordine, nel caso dell’accertamento della validità e contraffazione dei brevetti di Cama 1 S.p.A., rideterminare l’importo dell’eventuale risarcimento del danno calcolato secondo il criterio della royalty ragionevole, riducendo il tasso della royalty applicata e disporre che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali siano applicabili dalla fine del 2013 oppure, separatamente per ciascuna macchina dalla data in cui è sorto il rispettivo danno risarcibile;

In via istruttoria:

7) Disporre una CTU tecnico-brevettuale volta a valutare se la frazione nazionale dei brevetti europei EP 2 497 612 B1 ed EP 2 500 151 B1, di titolarità di Cama 1 S.p.A., così come verranno determinati all’esito dei rispettivi procedimenti di appello davanti all’EPO, siano dotati o meno dei requisiti di validità e se tale ambito è violato ad opera della macchina prodotta da Gima S.p.A. oggetto del contendere;

8) Ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale, formulati nella memoria istruttoria di Gima S.p.A. depositata il 9.12.2013 nel giudizio di merito:

Capitolo 1: Vero che la macchina per imballaggio modello 549 SN 54910B0 di cui al documento 22 che mi si rammostra è stata costruita dalla Gima nell’anno 2007 su commissione da parte della società Wrigley Con. (Shanghai) Co. LTD.

Capitolo 2: Vero che la macchina modello 549 SN 54910B0 realizzata per la società Wrigley Con. (Shanghai) Co. LTD. era una macchina per imballaggio dei flaconi ed era composta da seguenti elementi: zona ingresso prodotti (flaconi), zona di formazione delle scatole di imballaggio, sistema di trasporto delle scatole comandato da un motore e zona di chiusura delle scatole, dove la zona di chiusura scatole era sincronizzata con il sistema di trasporto delle stesse.

Capitolo 3: Vero che la macchina per imballaggio modello 549 SN 54910B0 realizzata per la società Wrigley Con. (Shanghai) Co. LTD. di cui al documento 22 che mi si rammostra è stata consegnata alla società Wrigley in gennaio 2008.

Sui capitoli 1-3 si chiede di ammettere come testimone l’Ing. Fabio Sassi, presso la Gima, in Zola Predosa (BO), via Kennedy 17. Sul capitolo 3 si chiede inoltre di sentire la sig.ra Claudia Morisi, presso la Gima, in Zola Predosa (BO), via Kennedy 17.

Capitolo 4: Vero che in data 25 agosto 2010 mi sono recato presso lo stabilimento della società Caffita System S.p.A. che all’epoca era cliente della IMA Industries S.r.l., azienda della quale sono dipendente.

Capitolo 5: Vero che in occasione della mia visita del 25 agosto 2010 fui accompagnato all’interno dello stabilimento di Caffita System S.p.A. da parte del dipendente di quest’ultima il sig. Gianni Accursi.

Capitolo 6: Vero che visitando lo stabilimento di Caffita System S.p.A. con il sig. Accursi in data 25 agosto 2010, abbiamo visto una macchina astucciatrice per le capsule di caffè prodotta dalla società Cama 1.

Capitolo 7: Vero che la macchina astucciatrice prodotta dalla società Cama 1 e da me visionata presso lo stabilimento di Caffita System S.p.A. in data 25 agosto 2008 era dotata di una testa di presa composta da una serie degli organi di presa allineati in fila e di cui ciascuno era idoneo a prelevare due prodotti affiancati e dove detti organi di presa erano in grado di ruotare di 180° attorno al proprio asse e a file alterne alternando e scambiando il posto dei prodotti affiancati nelle file parallele.

Capitolo 8: Vero che la macchina astucciatrice prodotta dalla società Cama 1 e da me visionata presso lo stabilimento di Caffita System S.p.A. in data 25 agosto 2008 era dotata di una testa di presa i cui organi di presa erano basculanti, cioè si inclinavano rispetto alla posizione retta in fila, permettendo così agli organi di presa adiacenti di ruotare i prodotti affiancati.

Capitolo 9: Vero che la macchina astucciatrice prodotta dalla società Cama 1 e da me visionata presso lo stabilimento di Caffita System S.p.A. in data 25 agosto 2008 era dotata dei banchi mobili per l’annidamento trasversale delle capsule prima del loro inscatolamento.

Capitolo 10: Vero che in data 25 agosto 2010 ho accompagnato il sig. Marco Grassilli durante la visita presso lo stabilimento della Caffita System S.p.A., azienda della quale sono dipendente.

Capitolo 11: Vero che la macchina astucciatrice per le capsule di caffè prodotta dalla società Cama 1 e visionata da sig. Marco Grassilli in data 25 agosto 2008 presso lo stabilimento di Caffita System S.p.A. era dotata di una testa di presa composta da una serie degli organi di presa allineati in fila e di cui ciascuno era idoneo a prelevare due prodotti affiancati e dove detti organi di presa ruotavano di 180° attorno al proprio asse e a file alterne scambiando le file dei prodotti affiancati nelle posizioni pari o dispari.

Capitolo 12: Vero che la macchina astucciatrice per le capsule di caffè prodotta dalla società Cama 1 e visionata da sig. Marco Grassilli in data 25 agosto 2008 presso lo stabilimento di Caffita System S.p.A. era dotata di una testa di presa i cui organi di presa erano basculanti, cioè si inclinavano rispetto alla posizione retta in fila, permettendo così agli organi di presa adiacenti di ruotare i prodotti affiancati.

Capitolo 13: Vero che la macchina astucciatrice prodotta dalla società Cama 1 e visionata da sig. Marco Grassilli in data 25 agosto 2008 presso lo stabilimento di Caffita System S.p.A. era dotata dei banchi mobili per l’annidamento trasversale delle capsule prima del loro inscatolamento.

Sui capitoli da 4 a 9 si chiede di ammettere come testimone il sig. Marco Grassilli, presso la IMA Industria Macchine Automatiche S.p.A. in Ozzano dell’Emilia (BO), via Emilia 428-442. Inoltre, sui capitoli da 6 a 9 si chiede di ammettere come testimone anche il sig. Claudio Tosarelli, presso IMA Industria Macchine Automatiche S.p.A. Sui capitoli da 10 a 13 si chiede di ammettere come testimone il sig. Gianni Accursi, presso la Caffita System S.p.A., Gaggio Montano (BO), via Panigali 38.

Capitolo 14: Vero che la società Polypack Inc. con sede in Florida, Stati Uniti ha progettato e costruito nell’anno 2007 la macchina oggetto della brochure di cui al doc. 33, allegato 1 che mi si rammostra.

Capitolo 15: Vero che la macchina oggetto della brochure di cui al doc. 33, allegato 1 prevede un invertitore composto dai mezzi di presa idonei a prelevare i singoli tubetti e a ruotarli alternativamente di circa 180° in maniera tale da poterli imballare nella sequenza alternata di 180° uno rispetto all’altro.

Capitolo 16: Vero che la macchina oggetto della brochure di cui al doc. 33, allegato 1 è la stessa che si vede nel filmato di cui al doc. 33, allegato 2 che mi si rammostra.

Capitolo 17: Vero che il filmato di cui al doc. 33, allegato 2 è stato pubblicato sul sito aziendale di Polypack, www.polypack.com nell’anno 2007 e che la sua parte dedicata alla rotazione dei tubetti da parte della macchina è stata inserita anche nel filmato pubblicato sul sito YouTube nel maggio 2008, come risulta dai documenti 31 e 32 che mi si rammostrano.

Sui capitoli da 14 a 17 si chiede di ammettere come testimone il sig. Emmanuel Cerf, vice direttore commerciale della Polypack Inc., presso Polypack Inc., 3301 Gateway Centre Blvd., Pinellas Park, FL, 33782, USA, anche per prova delegata se opportuno.

Capitolo 18: Vero che i dipendenti di Gima: Franco Mantovani e Matteo Cinesi (progettazione meccanica), Bruno Antonino (progettazione software) e Maurizio Rizzo (progettazione parti elettriche) hanno lavorato sulla ricerca delle nuove soluzioni tecniche per la macchina FTB549-C nel periodo marzo – novembre 2013 e che detto lavoro è quantificato in un totale di 988 ore come emerge dal doc. 37 che mi si rammostra.

Capitolo 19: Vero che il lavoro riassunto al doc. 37 è stato quantificato dal programma gestionale aziendale di Gima in 64.521,84 Euro, somma comprensiva anche dei compensi di uno studio di progettazione esterna nell’ammontare di 8.604,23 Euro.

Capitolo 20: Vero che la presente vicenda giudiziale ha visto coinvolti i seguenti dipendenti di Gima S.p.A. e IMA S.p.A.: Fabio Sassi, Lorenzo Maldarelli, Marco Grassilli, Gaetano Castiglione, Elisa Pozzi, Elisa Sala, Annalisa Ducci che hanno dedicato a questa vicenda le ore specificate nel doc. 39 che mi si rammostra e che detto lavoro è stato quantificato in 105.644,72 Euro moltiplicando le ore per i costi orari delle singole persone coinvolte.

Capitolo 21: Vero che i costi dello spostamento dei rappresentanti del Gruppo IMA per partecipare alle udienze dinnanzi al Tribunale di Milano e per preparare tali udienze durante il procedimento cautelare e il successivo procedimento di reclamo ammonta a 976,00 Euro come emerge dagli estratti conto dell’agenzia viaggi di cui al doc. 38 che mi si rammostra.

Sui capitoli dal 18 al 21 si chiede di ammettere come testimone l’Ing. Fabio Sassi, presso la Gima, in Zola Predosa (BO), via Kennedy 17 e la Dott.ssa Elisa Pozzi presso la IMA Industria Macchine Automatiche S.p.A., in Ozzano dell’Emilia (BO), via Emilia 428-442.

In ogni caso:

9) Con vittoria di spese di questo grado di giudizio, del giudizio di primo grado e del procedimento cautelare e di reclamo, entrambi favorevoli a Gima S.p.A. ed IMA Industria Macchine Automatiche S.p.A., circostanza non tenuta in conto dal Tribunale di Milano nella liquidazione delle spese di lite.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) Decisione oggetto dell’impugnazione

Sentenza non definitiva n. 4352 del Tribunale di Milano, pubblicata il 8.4.2015.

Sentenza definitiva n. 12257 del Tribunale di Milano, pubblicata il 5.12.2017.

2) Il fatto

Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:

. in data 21.5.2010 Cama 1 s.p.a. ha depositato la domanda concernente il brevetto EP 2287076B1 (EP ‘076), concesso il 19.9.2012 e convalidato in Italia il 19.11.2012, avente ad oggetto un particolare ritrovato afferente ad una macchina astucciatrice;

. in data 11.3.2011 Cama 1 s.p.a. ha depositato la domanda concernente il brevetto EP 2497612B1 (EP ‘612), concesso il 1.5.2013 e convalidato in Italia 20.5.2013, avente ad oggetto un particolare differente ritrovato afferente ad una macchina astucciatrice;

. in data 16.3.2011 Cama 1 s.p.a. ha depositato la domanda concernente il brevetto EP 2500151A1 (EP ‘151), concesso il 19.11.2014 e convalidato in Italia il 28.11.2014, avente ad oggetto un particolare, ulteriormente differente, ritrovato afferente ad una macchina astucciatrice;

. Gima s.p.a. ha venduto a Mother Parkers Tea & Coffee Inc. cinque linee di imballaggio, in particolare le linee n. 5 e 7 il 15.6.2012, le linee 4 e 6 il 27.12.2012 e la linea 8 il 22.2.2013, che comprendevano anche una macchina astucciatrice, incorporante, secondo quanto sostenuto da Cama 1, anche i ritrovati di cui ai brevetti sopra menzionati.

3) Lo svolgimento del processo di primo grado.

In data 24.1.2013 Cama 1 s.p.a. ha proposto davanti al Tribunale di Milano un ricorso per descrizione, sequestro ed inibitoria nei confronti di Gima s.p.a., IMA Industria Macchine Automatiche s.p.a. ed IMA Industries s.r.l. (poi fusa per incorporazione in IMA), contestando la violazione delle frazioni italiane del brevetto europeo EP 2 287 076 (di seguito EP ‘076) e delle domande dei brevetti europei EP 2 497 612 (di seguito EP ‘612) ed EP 2 500 151 (di seguito EP ‘151), di cui era titolare, attuata da Gima, IMA e IMA Industries con la produzione della macchina astucciatrice, denominata FTB549, nel periodo novembre 2010 – luglio 2012 e venduta al cliente canadese Mother Parkers.

Il Tribunale ha autorizzato, inaudita altera parte, la descrizione dell’astucciatrice, che è stata eseguita il 12.2.2013.

Le resistenti si sono costituite nel giudizio cautelare, in cui ha svolto intervento adesivo delle resistenti anche il terzo Mother Parkers, ed hanno chiesto il rigetto delle domande cautelari, proposte da Cama 1 s.p.a.

Il 27.3.2013 il Tribunale ha confermato la descrizione già concessa e ha respinto le altre domande cautelari.

Cama 1, con ricorso in data 11.4.2013, ha proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento di rigetto, che è stato respinto dal Tribunale collegiale con ordinanza del 21.6.2013.

Con atto di citazione, notificato il 9.4.2013, Gima s.p.a. e IMA s.p.a. hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano Cama 1 s.p.a., chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dei brevetti di cui è causa, di accertare che la macchina astucciatrice FTB549 non interferiva con l’ambito di protezione delle suddette privative e di condannare la convenuta a risarcire i danni che avevano subito a causa dell’iniziativa cautelare di Cama 1, nonché a pagare ulteriori somme a titolo di danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Con atto di citazione notificato il 29.4.2013 Cama 1, a sua volta, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano, Gima s.p.a., IMA s.p.a. e IMA Industries s.r.l., chiedendo di accertare la contraffazione delle privative di cui è causa e gli atti di concorrenza sleale, con pronuncia a carico delle convenute dell’inibitoria definitiva e delle altre pronunce conseguenti, inclusa la condanna al risarcimento del danno.

Nel giudizio promosso da Gima e IMA, Cama 1 si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta in data 26.7.2013, chiedendo il rigetto delle domande avversarie di nullità e riproponendo anche in questo giudizio, in via riconvenzionale, le medesime domande di accertamento della contraffazione e degli illeciti di concorrenza sleale, con pronunce conseguenti.

Nel giudizio promosso da Cama 1 si sono costituite Gima, IMA e IMA Industries, con comparsa di risposta del 10.9.2013, nella quale hanno eccepito la carenza di legittimazione di IMA Industries s.r.l., e nel merito hanno chiesto il rigetto delle domande di Cama 1.

Le due cause, chiamate entrambe alla prima udienza dell’8.10.2013, sono state riunite.

Il Tribunale ha quindi disposto una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la validità e la contraffazione dei brevetti oggetto di causa.

In data 26.6.2014 il CTU ha depositato la propria relazione con cui ha così concluso (tenendo conto che i documenti T2 – T3, costituiti dalle dichiarazioni di Tosarelli e Grassilli, si riferiscono alla cd. predivulgazione Caffita, e che i documenti T4 – T5, costituiti dai video della macchina Tube Series di Polypack, si riferiscono alla anteriorità Polypack):

“Nell’ipotesi che i documenti T2 (NdR cd. predivulgazione Caffita )e T5 (anteriorità Polipack) siano ammissibili:

a1) la frazione italiana del brevetto europeo EP 2287076B1 possiede i requisiti per una valida registrazione come brevetto di invenzione;

b1) la frazione italiana del brevetto europeo EP 2497612B1 possiede i requisiti per una valida registrazione come brevetto di invenzione solo in relazione alle rivendicazioni 5 e 8-12;

c1) le rivendicazioni della domanda di brevetto europeo EP 2500151A1 possiedono i requisiti di validità solo in relazione alla rivendicazione 3;

d1) la macchina FTB549-C di Gima non interferisce con l’ambito di tutela di EP 2287076B1

e1) la macchina FTB549-C di Gima non interferisce con l’ambito di tutela di EP 2497612B1

f1) la macchina FTB549-C di Gima interferisce con la rivendicazione 3 di EP 2500151A1

Nell’ipotesi che i documenti T2-T3 (NdR cd. predivulgazione Caffita) siano ritenuti inammissibili, le conclusioni sono le seguenti:

a2) invariata rispetto ad a1);

b2) sarebbero valide le rivendicazioni 5 e 7-12 e 16-19;

c2) sarebbero valide le rivendicazioni 3 e 10-13;

d2) invariata rispetto a d1)

e2) la macchina Gima interferirebbe con le rivendicazioni 16-19

f2) la macchina Gima interferirebbe con le rivendicazione 3 e 10-13.

Nell’ipotesi che i documenti T4-T5 (NdR anteriorità Polipack) siano ritenuti inammissibili, le conclusioni sono le seguenti:

a3) invariata rispetto ad a1);

b3) sarebbero valide le rivendicazioni 5-6 e 8-12;

c3) invariata rispetto a c1);

d3) invariata rispetto a d1)

e3) la macchina Gima interferirebbe con la rivendicazione 6

f3) invariata rispetto a f1)

Nell’ipotesi che i documenti T2 (NdR cd. predivulgazione Caffita) e T5 (NdR anteriorità Polipack) siano ritenuti inammissibili, le conclusioni sono le seguenti:

a4) invariata rispetto ad a1);

b4) sarebbero valide tutte rivendicazioni;

c4) sarebbero valide le rivendicazioni 3, 8 e 10-13;

d4) invariata rispetto a d1)

e4) la macchina Gima interferirebbe con le rivendicazione 1-4, 6 e 14-19;

f4) la macchina Gima interferirebbe con le rivendicazioni 3, 8 e 10-13.

Riassumendo:

– la prima privativa EP 2287076B1 è irrilevante in quanto comunque valida ma non violata dalla macchina Gima;

– la macchina Gima interferisce o meno con alcune delle rivendicazioni della seconda privativa EP2497612B1 a seconda che i documenti T2 – T5 siano ritenuti inammissibili o meno;

– la macchina Gima interferisce comunque almeno con la rivendicazione 3 della terza privativa EP 2500151A1.”

Il Giudice Istruttore non ha ammesso le prove testimoniali richieste da Gima e IMA, quindi ha trattenuto la causa in decisione e in data 8.4.2015 ha pronunciato la sentenza non definitiva, il cui dispositivo è sotto riportato, e ha rimesso la causa in istruttoria al fine di decidere in ordine al risarcimento del danno lamentato da Cama 1, fissando l’udienza del 21.4.2015, nella quale tutte le parti hanno formulato riserva d’appello nei confronti della sentenza non definitiva.

È stata quindi disposta una consulenza tecnica d’ufficio contabile.

In data 28.6.2016 il CTU ha depositato la propria relazione, in cui ha così concluso:

“Si è potuto stimare in Euro 144.783 la royalty ragionevole che Gima avrebbe dovuto corrispondere a Cama 1, qualora avesse richiesto ed ottenuto dalla stessa la licenza per l’utilizzazione dei brevetti di cui è causa.

Così quantificati sia i ricavi marginali (Euro 11.913.878), sia i costi marginali (Euro 5.848.320), si è potuto stimare in Euro 6.065.558 il MOL complessivamente conseguito da Gima dalla produzione e vendita delle cinque linee di packaging di che trattasi.

Non appare possibile sostenere che la tecnologia brevettata da Cama 1 ed utilizzata da Gima nella circostanza abbia rappresentato l’unico e nemmeno il prevalente driver, che ha guidato la scelta di acquisto di Mother Parkers, benché la presenza della stessa nelle macchine astucciatrici abbia avuto un peso non trascurabile

Il tentativo di cogliere dalle evidenze in atti i passaggi essenziali del processo decisionale di Mother Parkers conduce a ritenere le soluzioni brevettuali di Cama 1, implementate nelle macchine astucciatrici prodotte da Gima, abbiano avuto un ruolo rilevante, ma non determinante, nella scelta d’acquisto.

Nell’ottica interpretativa del primo scenario, potrebbe quindi risultare ragionevole prospettare che la quota del MOL riconducibile alla violazione brevettuale di Gima sia stimabile in un intervallo compreso tra il 40% e il 50% (e quindi tra Euro 2.426.223 ed Euro 3.032.779).

Una più attendibile stima della proporzionalizzazione del MOL riconducibile alla violazione brevettuale di Gima, che contraddistingue il secondo scenario, muove dall’assunto che le soluzioni tecnologiche di Cama 1 abbiano avuto un ruolo essenziale nella scelta d’acquisto della macchina astucciatrice quale parte integrante della linea di packaging, ma non per l’acquisto dell’intera linea ….. L’effetto di tale assunzione è che la quota parte del MOL conseguito da Gima dalla produzione e vendita delle linee di packaging riconducibile alla violazione brevettuale potrebbe essere individuabile in funzione della quota dei ricavi di vendita riferibili alle macchine astucciatrici rispetto al totale dei ricavi di vendita delle linee di packaging, ossia in misura pari al 25% di questi ultimi (e quindi pari ad Euro 1.516.389).

Il CTU ritiene che dalla documentazione agli atti non sia individuabile alcun elemento utile tale da far ritenere che sussista una componente di danno d’immagine subìta da Cama 1 riconducibile alla condotta di Gima.

Ad avviso del CTU, non è possibile individuare dalle evidenze in atti elementi attendibili che facciano ritenere che le spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute da Cama 1 e concretizzatesi nelle soluzioni tecnologiche brevettate siano state vanificate nei loro effetti economici, patrimoniali e competitivi dalla condotta di Gima censurata dalla Sentenza.”

In seguito a richiesta di Gima/IMA il Tribunale ha disposto un’integrazione della consulenza.

Il CTU, in data 16.12.2016, ha depositato l’integrazione richiesta, in cui ha così concluso:

“Così quantificati sia i ricavi marginali (Euro 3.296.770), sia i costi marginali (Euro 1.858.965), si è potuto stimare in Euro 1.437.805 il MOL complessivamente conseguito da Gima dalla produzione e vendita delle cinque macchine astucciatrici di che trattasi.”

Precisate quindi le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione e il Tribunale ha pronunciato la sentenza definitiva che, unitamente alla sentenza non definitiva pronunciata in precedenza e pubblicata il 8.4.2015, è oggetto della presente impugnazione.

4) La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva n. 4352/2015, ha così deciso:

“rigetta l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di I.M.A. Industries s.r.l., oggi incorporata in IMA Industria Macchine Automatiche S.p.a.;

– accerta che la porzione italiana del brevetto europeo EP 2287076 è integralmente valida;

– accerta la nullità delle rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14 e 15 della porzione italiana del brevetto europeo EP 2497612, mentre accerta la validità delle rivendicazioni 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19;

– ritenuto di non dover disporre l’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio relativamente al testo limitato della porzione italiana del brevetto EP 2500151, accerta che la porzione italiana del brevetto EP 2500151, nell’ultima versione come concessa dall’EPO, è integralmente valida;

– accerta che la macchina FTB549 della società Gima s.p.a. non viola la porzione italiana del brevetto europeo EP 2287076;

– accerta che la macchina FTB549 della società Gima s.p.a. viola le rivendicazioni 16, 17, 18 e 19 della porzione italiana del brevetto europeo EP 2497612;

– accerta che la macchina FTB549 della società Gima s.p.a. viola le rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della porzione italiana del brevetto europeo EP 2500151;

– dispone l’inibitoria della prosecuzione e della ripetizione della produzione e/o commercializzazione e/o importazione e/o esportazione e/o pubblicizzazione, anche a mezzo della rete internet, e/o vendita della macchina FTB549 della società Gima s.p.a. e di ogni altro macchinario, commercializzato anche con diversa sigla, che implementi le caratteristiche delle rivendicazioni contraffatte;

– fissa la penale in Euro 10.000,00 per ogni successiva violazione e per ogni giorno di ritardo nella cessazione delle condotte illecite a partire dal decimo giorno dopo il deposito della sentenza;

– rigetta le domande di ordine di ritiro dal commercio e/o di distruzione del macchinario contestato e dei mezzi di produzione, nonché la domanda di l’assegnazione in proprietà a Cama 1 dei macchinari;

– rigetta la domanda di ispezione, ai sensi dell’art. 118 c.p.c., delle macchine astucciatrici presenti presso la società Caffita System s.p.a., nonché della esibizione della relativa documentazione tecnica e commerciale;

– rigetta le domande di concorrenza sleale proposte da Cama 1 s.p.a.;

– rigetta le domande per lite temeraria formulate da Gima/Ima;

– riserva all’esito ogni altra decisione, compresa la regolamentazione delle spese processuali anche della fase cautelare;

– rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.”

Il Tribunale di Milano, con sentenza definitiva n. 12257/2017, ha così deciso:

“1) in relazione alle domande definite con la sentenza parziale e non definitiva n. 4352/15 resa nelle cause qui riunite, accertato che il danno risarcibile arrecato dalle convenute GIMA s.p.a. e IMA Industrie Macchine Automatiche s.p.a. a carico di CAMA 1 s.p.a. per la contraffazione dei brevetti di cui essa è titolare ammonta ad € 231.652,00, oltre rivalutazione monetaria con cadenza annuale ad all’applicazione del tasso di interesse legale (Cass. SU 1712/95) dalla data del 1.1.2013 fino all’effettivo saldo, condanna le società convenute in solido tra loro a corrispondere a tale titolo a CAMA 1 s.p.a. l’eventuale eccedenza della somma totale liquidata a titolo di risarcimento del danno rispetto alla somma di € 288.000,00 già percepita da CAMA 1 s.p.a. per effetto di accordi transattivi intercorsi con condebitore solidale;

2) respinge le ulteriori domande avanzate dalle parti;

3) condanna GIMA s.p.a. e IMA Industrie Macchine Automatiche s.p.a. in via solidale al rimborso delle spese del giudizio e del procedimento cautelare in favore di CAMA 1 s.p.a., liquidate nella misura di € 37.000,00 (di cui € 2.000,00 per spese ed € 35.000,00 per compensi) oltre oneri di legge; condanna altresì le stesse parti al rimborso in favore di CAMA 1 s.p.a. delle spese della CTU brevettuale e dei consulenti di tale parte nei limiti di quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa, nonché al rimborso del 50% delle spese relative alla CTU contabile e nella stessa misura al rimborso delle spese dei consulenti di CAMA 1 s.p.a. nei limiti di quanto liquidato in favore del CTU.”

5) Le questioni controverse, le motivazioni del Tribunale, le tesi delle parti nel giudizio d’appello, la decisione della Corte d’appello.

In via preliminare, la Corte ritiene di non disporre la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione dei procedimenti di appello, proposti contro le decisioni della Divisione di Opposizione dell’EPO con riguardo ai brevetti EP ‘612 e EP ‘151, per i motivi già esposti nell’ordinanza del 6.11.2018, che viene confermata.

Con tale ordinanza la Corte aveva ritenuta infondata l’istanza di sospensione per i motivi di seguito esposti.

– A fronte dei pareri preliminari provvisori, resi nelle more dei procedimenti innanzi alle Divisioni di Opposizione, che lasciavano prevedere un giudizio negativo in ordine alla validità dei brevetti oggetto di causa, sono successivamente intervenute le decisioni delle suddette Divisioni (pur essendo ancora pendente il procedimento d’appello), che hanno invece confermato la validità dei due brevetti in questione.

– L’istanza di sospensione di Gima/IMA, per pregiudizialità del procedimento (di appello) innanzi all’EPO, rispetto al giudizio innanzi a questa Corte, è fondata sulla medesima preoccupazione, esplicitata in primo grado, circa la possibilità che la decisione in sede europea sull’invalidità dei brevetti possa inficiare l’intero procedimento ordinario, incardinato innanzi all’Autorità giudiziaria italiana, ma attualmente tale preoccupazione risulta priva di quel fumus di ragionevolezza che, in ipotesi, avrebbe potuto desumersi dal parere preliminare negativo sopra ricordato.

– Come ritenuto dalla Suprema Corte (S.U. sentenza n.6532/2008) sussiste un rapporto di concorrenza, non di pregiudizialità, tra il procedimento, sostanzialmente amministrativo, innanzi all’EPO e il giudizio ordinario in ordine alla nullità dei brevetti.

– Nel nostro ordinamento l’art. 120 c. 1 seconda parte D.Lvo 30/2005 prevede che, se l’azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha provveduto sulla domanda di concessione; nel caso in esame, invece, i brevetti in questione sono stati concessi e pende appello avverso le decisioni della Divisione di Opposizione dell’EPO.

– Orbene, da un lato, la mancanza di un dato normativo specifico impedisce di ritenere che il rapporto tra un procedimento nazionale innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e un procedimento, sostanzialmente amministrativo, innanzi a un organo sui generis, qual è l’EPO, sia sovrapponibile in termini sistematici al rapporto tra l’autorità giudiziaria italiana e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; dall’altro lato, l’istanza di sospensione del presente procedimento appare infondata per l’intervenuta decisione della Divisione, che può in ipotesi rovesciare l’argomento avanzato in primo grado circa la “ragionevole probabilità” di un giudizio di nullità, vista la considerazione positiva della validità dei due brevetti.

Nell’esposizione che segue, in ordine a ciascuna questione trattata, con l’indicazione sub. A) viene riportata la motivazione del Tribunale, con le indicazioni sub. B) e sub. C) vengono riportate le tesi formulate dalle parti nel giudizio d’appello (precisamente, sub. B) le tesi della parte che ha censurato la relativa statuizione del Tribunale e sub. C) le tesi della controparte) e con l’indicazione sub. D) la motivata statuizione della Corte d’appello.

PARTE PRIMA: VALIDITÀ E CONTRAFFAZIONE DEI BREVETTI EP ‘612 ED EP ‘151

La presente controversia ha per oggetto l’avvenuta vendita da parte di Gima a Mother Parkers di otto linee complete di imballaggio per capsule di caffè, ciascuna composta da una macchina riempitrice con autoclave, da una macchina astucciatrice e da una macchina cartonatrice; cinque delle suddette vendite (precisamente quelle relative alle linee n. 4, 5, 6, 7 e 8) sono avvenute dopo che Cama 1 era divenuta titolare dei diritti di privativa conseguenti ai brevetti EP ‘612 ed EP ‘151 (oltre che EP ‘076 non oggetto del presente giudizio d’appello), aventi ad oggetto alcuni particolari della macchina astucciatrice, che sarebbero stati illecitamente introdotti anche nella macchina astucciatrice prodotta da Gima (FTB 549-C), facente parte delle linee di imballaggio, di cui alle suddette vendite.

Oggetto del presente giudizio d’appello è quindi, innanzi tutto, l’accertamento della validità e della contraffazione dei due brevetti suddetti.

Innnazi tutto si evidenzia che Cama 1 s.p.a. ha proposto la sua azione sia nei confronti di Gima s.p.a., cioè il soggetto che ha prodotto le macchine astucciatrici, ritenute contraffattorie, e che ha concluso i contratti di vendita delle stesse con Mother Parkers Tea & Coffee Inc., sia nei confronti di IMA – Industria Macchine Automatiche s.p.a., in quanto società che controllava con il 65% del capitale Gima s.p.a, ritenuta corresponsabile del fatto illecito lamentato.

Gima s.p.a. e IMA – Industria Macchine Automatiche s.p.a. non hanno mosso alcuno obiezione al riguardo, pertanto nel presente giudizio entrambe le società sono da ritenersi legittimate.

Prima questione: opponibilità, per la valutazione della validità dei brevetti, della cd. “predivulgazione Caffita”.

A) Il Tribunale di Milano, con la sentenza non definitiva 4352/2015, ha ritenuto inopponibile la cd. “predivulgazione Caffita”, per le ragioni di seguito esposte:

. il 25.8.2010, quindi prima del deposito delle domande di brevetto da parte di Cama 1, i dipendenti di I.M.A. s.p.a. Grassilli e Tosarelli si erano recati presso Caffita System s.p.a., la quale, tramite il suo dipendente Accursi, aveva mostrato loro un impianto automatico di confezionamento capsule ed incassaggio di Caffita, composto anche da una macchina fornita da Cama 1;

. i due dipendenti suddetti avevano reso delle dichiarazioni scritte, in cui avevano affermato di aver visionato, in tale occasione, una macchina astucciatrice di Cama 1 senza alcun vincolo di riservatezza e avevano allegato un’identica descrizione della macchina (corredata da un disegno) da loro visionata, la quale, secondo il CTU, anticiperebbe (o farebbe venire meno il livello inventivo) le rivendicazioni nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del brevetto EP ‘612;

. nel contratto di vendita della macchina suddetta, concluso tra Cama 1 e Caffita, era inserito un valido patto di riservatezza alla clausola VII – 8 (doc. 28 Cama 1 in 1° grado);

. anche nel contratto concluso tra Caffita e il fornitore Gima, alla clausola n. 8, era inserito un valido patto di riservatezza (doc. 29 Cama 1 in 1° grado) e comunque Caffita, richiesta da Gima di fornire la documentazione tecnica relativa alla macchina Cama 1, da quella acquistata, aveva opposto il patto di riservatezza;

. il patto di riservatezza, intercorrente tra Cama 1 e Caffita, era valido anche nei confronti di IMA, in quanto questa deteneva il 65% delle azioni di Gima, le due società avevano il medesimo presidente del C.d.A e altre cariche in comune, era presumibile che i due dipendenti di IMA si fossero recati presso Caffita nell’interesse di Gima, per via del contratto di fornitura già concluso tra Gima e Caffita;

. le caratteristiche della macchina di Cama 1 non erano immediatamente visibili con un semplice accesso ai locali ove la macchina si trovava, ma era necessario essere espressamente ammessi ad una visione più dettagliata;

. pertanto i fatti, riferiti nelle dichiarazioni di Grassilli e Tosarelli, non costituivano una predivulgazione ed erano quindi inopponibili ai fini della valutazione della novità e del carattere inventivo delle invenzioni, protette dai brevetti EP ‘612 e EP ‘151.

B) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Primo motivo d’appello di Gima/IMA)

a) Il doc. 28 prodotto da Cama 1 (che documenta il contratto di vendita della macchina da Cama 1 a Caffita e contiene la clausola VII-8, oggetto della controversia) potrebbe non essere attendibile, per alcune evidenti incongruenze, in quanto:

. il contratto è stato prodotto incompleto, è stata prodotta cioè solo la prima pagina e le pagine 35 e 36 di un documento di 36 pagine;

. nell’indice, riportato nella prima pagina, le condizioni generali di vendita, in cui è inserita la clausola di riservatezza, sono indicate a pagina 70, mentre le condizioni generali di vendita prodotte compaiono a pagina 35 e 36, di un documento di sole 36 pagine;

. il contratto prodotto da Cama 1 (sia nella prima pagina che nelle pagine 35 e 36) reca il numero di ordine 2106-09, diverso da quello precedente (che recava il numero 004539) relativo a due altre macchine;

. la prima pagina contiene le sigle dei legali rappresentanti, mentre la pagina 35 ne reca una sola;

. l’intestazione a piè di pagina della prima pagina è diversa da quella delle pagine n. 35 e 36.

b) La vendita di un dispositivo all’utente finale costituisce divulgazione ai sensi dell’art. 46 D.Lvo 30/2005 e la predivulgazione, nel caso di trattative con l’utente finale, non si verifica solamente nel caso in cui l’obbligo di riservatezza venga specificatamente previsto nel contratto, non però con una clausola generale, bensì con una clausola specifica, che faccia riferimento alla macchina oggetto della cessione.

Nella fattispecie in esame, la clausola VII.8 del contratto tra Cama 1 e Caffita, contenuta nelle condizioni generali, è invece generica, richiedendo la reciproca riservatezza delle parti “concernente tutti gli aspetti della materia del contratto”, mentre la macchina astucciatrice di Cama 1 non viene esplicitamente indicata nella clausola sulla riservatezza; inoltre, in assenza delle altri parti del contratto, la clausola non può essere valutata compiutamente.

Il contenuto dell’ordine di acquisto di Caffita – Gima (doc. 29 Cama 1), è irrilevante perché prevede un obbligo di riservatezza per Gima, con riferimento a “qualunque tipo di documentazione o informazione tecnica o di materiale che la Caffita System S.p.A. metta a disposizione del Fornitore (Gima)”, senza alcun riferimento specifico alla macchina.

c) Gli obblighi contrattuali, assunti da una società (nella fattispecie in esame Gima) verso terzi, non si estendono automaticamente ad altre aziende del medesimo gruppo (nella fattispecie in esame IMA), in quanto:

. secondo l’art. 1372 c.c. “il contratto ha forza di legge tra le parti. (…) Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”, pertanto il contratto, intercorso tra Gima e Caffita, non può produrre effetti anche nei confronti di IMA;

. IMA non ha avuto alcun ruolo né nel momento del perfezionamento di detto contratto, né successivamente nella sua esecuzione;

. il contratto tra Gima e Caffita è stato concluso nel 2009, prima che Gima entrasse nel Gruppo IMA (cosa avvenuta nel 2010).

d) IMA aveva un autonomo interesse alla macchina acquistata da Caffita, desumibile dal fatto che la stessa aveva già venduto a Caffita altre macchine (per la precisione le riempitrici); pertanto aveva interesse a visionare un’astucciatrice, macchina che si inserisce nell’ambito di una linea completa, comprensiva anche di una inscatolatrice, circostanza che IMA aveva chiesto di provare per mezzo della testimonianza di Grassilli, non ammessa dal Tribunale.

In ogni caso né nella deposizione di Grassilli nel procedimento cautelare, né nelle dichiarazioni rese da Grassilli e Tosarelli al CTU viene indicato il motivo della visita di costoro presso Caffita, essendosi gli stessi limitati a riferire che presso Caffita avevano visionato la macchina astucciatrice di Cama 1, che riceveva capsule in uscita da una macchina riempitrice di Gima.

In ogni caso le motivazioni soggettive di chi ha potuto visionare la macchina (in epoca anteriore al brevetto) non rilevano ai fini della predivulgazione, che si verifica quando l’informazione tecnica entra nella disponibilità del pubblico.

e) I documenti prodotti da Gima (verbale dell’udienza dell’11.3.2013 e dichiarazioni Grassilli e Tosarelli) provano che la macchina era visibile in tutti i dettagli costruttivi e tecnici e comunque, in ordine a tale circostanza, le appellate hanno formulato capitoli di prova non ammessi dal Tribunale, poiché erroneamente ritenuti irrilevanti.

La predivulgazione Caffita determina la nullità (oltre che di EP ‘612) anche di EP ’151, dato che tale argomento non è stato proposto tardivamente nel corso del giudizio di primo grado e quindi non è inammissibile; infatti nel giudizio di primo grado è il momento della precisazione delle conclusioni che costituisce l’ultima occasione utile per proporre nuove eccezioni; in ogni caso nelle cause relative alla nullità del brevetto la causa petendi non si forma sulla base di una specifica anteriorità, ma sulla base dell’affermazione di carenza dei requisiti di valida brevettazione e l’esistenza di anteriorità (e la loro relativa allegazione) può ben essere provata nei termini istruttori (o durante la CTU) e lo stesso si estende analogamente alla predivulgazione.

C) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine al primo motivo d’appello di Gima/IMA)

a) Il documento n. 28 di Cama 1 (contratto di vendita da Cama 1 a Caffita) è del tutto coerente, in quanto ogni pagina reca in alto a destra il riferimento al medesimo numero di conferma d’ordine, di cui al frontespizio (“Caffita System s.p.a. Conferma d’ordine 2106-09”), ed è sottoscritto da Cama 1 e da Caffita, pertanto quello evidenziato da controparte, è un banale errore materiale nella compilazione dell’indice.

b) La comunicazione del trovato brevettato, prima del deposito della domanda, a soggetti vincolati alla segretezza non costituisce divulgazione distruttiva dei requisiti di validità del medesimo; nella fattispecie in esame tra tutti i soggetti interessati erano intercorsi accordi di riservatezza:

. il contratto, stipulato fra Cama 1 e Caffita per le astucciatrici Cama 1, incorporava le Condizioni Generali di Vendita, normalmente praticate da Cama 1, che all’art. VII.8 (nella parte finale, subito prima della sottoscrizione) prevedevano espressamente che “L’Acquirente ed il Venditore si impegnano a rispettare un accordo di reciproca segretezza concernente tutti gli aspetti della materia del contratto.

Senza autorizzazione della controparte, a nessuna delle parti è concesso divulgare a terzi disegni, informazioni, documenti o altro materiale relativo al contratto in oggetto” (doc. 28 Cama 1);

. IMA ha, a sua volta, accettato (anche per fatti concludenti, avendo eseguito la fornitura delle macchine operanti in linea con quelle di Cama 1, circostanza mai contestata ex adverso sino alla comparsa conclusionale in primo grado) il contratto (doc. 29 Cama 1) inviatole da Caffita in data 2.12.2009, incorporante le Condizioni Generali di Contratto praticate da Caffita, che, al punto 8, prevedevano, fra l’altro, che “Qualunque tipo di documentazione o informazione tecnica o di materiale che la CAFFITA SYSTEM S.P.A. metta a disposizione del Fornitore, resteranno di proprietà della CAFFITA SYSTEM S.P.A. stessa, potranno essere usati soltanto per l’esecuzione dell’ordine e non potranno essere rivelati o ceduti a terzi, senza l’autorizzazione scritta della CAFFITA SYSTEM S.P.A.”; pertanto la stessa IMA (e più precisamente GIMA, fornitrice dei macchinari) era tenuta a non divulgare e nemmeno ad utilizzare in proprio (salvo quanto in ipotesi necessario ai fini dell’adempimento dell’incarico) ciò che avesse appreso da Caffita in occasione dell’esecuzione del contratto;

. Caffita ha espressamente confermato la sussistenza dell’obbligo di riservatezza, in relazione ad entrambi i contratti, ossia sia in relazione al contratto Cama 1-Caffita. sia a quello Caffita-Gima, nell’E.mail con la quale ha respinto la richiesta di Gima di ricevere copia della documentazione tecnica relativa alle astucciatrici fornite da Cama 1, “trattandosi di documentazione coperta da vincolo di segretezza, peraltro esattamente come la Vostra, non è da noi divulgabile” (doc. 39 Cama 1).

c) Grassilli e Tosarelli (dipendenti di IMA) si sono recati presso Caffita in relazione all’installazione della riempitrice di Gima, quindi per incarico e nell’interesse della stessa Gima e pertanto gli stessi non erano esonerati dagli obblighi di segretezza che gravavano su questa società.

Tale circostanza è provata in quanto:

. Cama 1 alle pp. 21 e 22 della comparsa di costituzione nella causa di nullità, promossa da IMA, aveva allegato con chiarezza che Grassilli e Tosarelli (dipendenti di IMA) si erano recati presso Caffita, nell’agosto 2010, in occasione della fornitura alla stessa Caffita da parte di Gima di macchine destinate ad operare in linea con le astucciatrici Cama 1, in adempimento dell’ordine intercorrente tra Gima e Caffita (doc. 29 Cama 1), che contiene la clausola di riservatezza; e tale circostanza, non è mai stata contestata da Gima/IMA in maniera specifica.

. Grassilli e Tosarelli nelle loro dichiarazioni (prodotte da Gima/IMA come doc. D01 e doc. D02 nell’ambito della consulenza tecnica d’ufficio) avevano confermato che l’astucciatrice Cama 1, in asserita predivulgazione, era stata da loro visionata, in quanto “riceveva capsule di caffè in uscita da una macchina riempitrice della Gima s.p.a.”.

d) Qualunque cosa IMA abbia visto presso Caffita, essa non l’ha resa accessibile a terzi, avendo invece preferito sfruttare in proprio la soluzione in ipotesi appresa, realizzando la macchina contraffattoria (pubblicata sul sito Internet, per rivendicarne falsamente la paternità, solo dopo il deposito della domanda di brevetto di Cama 1).

L’eccezione di nullità del brevetto EP ‘151 a causa della predivulgazione Caffita è tardiva e quindi inammissibile, in quanto sollevata soltanto con le memorie istruttorie e non nell’atto di citazione in nullità proposto dalla stessa IMA, né nella comparsa di costituzione e risposta nella causa riunita introdotta da Cama 1.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene infondato il primo motivo d’appello proposto da Gima/IMA, in quanto non è risultata provata l’asserita predivulgazione delle soluzioni tecniche, poi oggetto dei brevetti EP ‘612 e EP ‘151, incorporate nella macchina astucciatrice prodotta da Cama 1.

È pacifico che Marco Grassilli e Claudio Tosarelli il 25.8.2010 hanno visitato lo stabilimento di Caffita System s.p.a., dove hanno visto anche la macchina astucciatrice, prodotta da Cama 1 e da questa fornita a Caffita.

Secondo l’accertamento del CTU la macchina (formatrice FA 31), fornita da Cama 1 a Caffita, costituirebbe predivulgazione delle rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16 e 19 di EP ‘612, nonché delle rivendicazioni 9, 10, 12 e 13 di EP ‘151 e sarebbe lesiva del livello inventivo delle rivendicazioni 17 e 18 di EP ‘612, nonché della rivendicazione 11 di EP ‘151.

Tale macchina (formatrice FA 31) risulta consegnata da Cama 1 a Caffita, in due esemplari, in data 29.6.2010, in esecuzione della conferma d’ordine n. 2106-09, come risulta dalla lettera di Caffita a Gima con allegate fatture e documenti di trasporto (cf. doc. 27 Gima).

Alla conferma d’ordine n. 2106-09 (prodotta in giudizio da Cama 1 come doc. 28) sono allegate le condizioni generali di vendita, la cui clausola “VII.8 Segretezza” stabilisce: “L’Acquirente e il Venditore si impegnano a rispettare un accordo di reciproca segretezza concernente tutti gli aspetti della materia del contratto. Senza autorizzazione della controparte, a nessuna delle parti è concesso di divulgare a terzi disegni, informazioni, documenti o altro relativo al contratto in oggetto. L’Acquirente autorizza il Venditore, dopo l’uscita sul mercato del prodotto interessato, alla pubblicazione di foto sui propri cataloghi e/o brochure e/o su riviste del settore”

Pur presentando il documento in questione alcune anomalie (nella pagina iniziale le condizioni generali vengono indicate, nell’indice riportato, a pagina 70, mentre le condizioni generali prodotte risultano a pagina 35 e 36 di un documento di 36 pagine; l’intestazione a piè di pagina della pagina 1 è differente rispetto a quello delle pagine 35 e 36) e pur destando perplessità il fatto che Cama 1 non abbia ritenuto di produrre l’intero testo contrattuale, di cui ha prodotto solo la pagina 1 e le pagine 35 e 36, tuttavia si rileva che, in primo luogo, le condizioni generali, in cui è inclusa la suddetta clausola di riservatezza, recano nell’intestazione il riferimento alla conferma d’ordine n. 2106-09, cioè esattamente la conferma d’ordine indicata anche nella prima pagina del documento e al quale fanno riferimento le fatture e i documenti di trasporto relativi alle due macchine, consegnate da Cama 1 a Caffita il 29.6.2010, in secondo luogo, le suddette condizioni generali risultano sottoscritte sia da Cama 1 che da Caffita.

Pertanto, in assenza di esplicita affermazione da parte di Gima/IMA della falsità (e quindi in assenza di una decisiva prova di tale falsità) del documento in questione, non può che ritenersi che il documento 28, prodotto in giudizio da Cama 1, sia effettivamente il documento contrattuale (in particolare la parte contenente le condizioni generali) relativo alla consegna a Caffita del 29.6.2010 delle due macchine astucciatrici di Cama 1 (formatrice FA 31).

Come visto, in tale contratto la clausola di riservatezza era certamente specifica, in quanto prevedeva il divieto di divulgare a terzi disegni, informazioni, documenti o quant’altro relativo al contratto in oggetto e, visto che risultava allegata alla conferma d’ordine avente ad oggetto le due macchine consegnate da Cama 1 il 29.6.2010, non poteva che fare riferimento a disegni, informazioni e documenti relativi alle due macchine consegnate.

D’altro canto, la stessa Caffita, a fronte della richiesta di Gima/IMA, dopo aver comunicato l’8.3.2013 che Cama 1 aveva consegnato due macchine astucciatrici il 29.6.2010 e un’altra il 27.12.2010 (oggetto di altra conferma d’ordine, cioè la n. 4539, che non ha rilevanza, in quanto il 25.8.2010, in occasione della visita di Grassilli e Tosarelli, non era ovviamente presente), allegando anche le relative fatture e i documenti di trasporto (cf. doc. 27 Gima/IMA), a fronte della successiva richiesta di trasmettere anche i manuali di istruzioni delle macchine e ogni altra documentazione tecnica utile per spiegare o illustrare la conformazione e il funzionamento delle macchine (cf. doc. 29 Gima/IMA), ha risposto, il 26.11.2013, di non poter trasmettere nulla, trattandosi di documentazione coperta dal vincolo di segretezza (cf. doc. 30 Gima/IMA), con ciò confermando l’effettiva sussistenza del vincolo, di cui alle condizioni generali allegate alla conferma d’ordine n. 2106-09.

Perché l’invenzione perda il requisito della novità a seguito di una predivulgazione, è necessario che il ritrovato venga portato a conoscenza, prima del deposito della domanda di brevetto, di un numero potenzialmente indeterminato di persone, in grado di comprenderne gli elementi caratteristici e che non siano obbligate a mantenere il segreto in ordine a quanto appreso1.

Nella fattispecie in esame la consegna delle macchine in questione da parte di Cama 1 a Caffita non costituisce divulgazione idonea a far venir meno il requisito della novità dell’invenzione, atteso che, come sopra esposto, il cliente Caffita era vincolato dal patto di segretezza.

Neppure il fatto che i dipendenti o collaboratori di IMA, cioè Claudio Tosarelli e Marco Grassilli (questi, peraltro, divenuto consigliere d’amministrazione di Gima il 18.4.2011 e consigliere delegato della stessa il 12.10.2011), abbiano visto la macchina di Cama 1 il 25.8.2010 presso lo stabilimento di Caffita costituisce divulgazione idonea a far perdere il requisito della novità dell’invenzione.

Innanzi tutto il CTU ha rilevato che le dichiarazioni di Claudio Tosarelli e Marco Grassilli del 30.1.2014, allegate alla consulenza in quanto prodotte dal consulente di parte di Gima/IMA, “identiche, sono state chiaramente redatte ricalcando la formulazione della rivendicazione 1 di EP 612 ed includendovi persino la Fig. 2 di tale brevetto”; pertanto, pur destando quanto rilevato dal CTU qualche perplessità in ordine alla genuinità delle suddette dichiarazioni, chiaramente redatte dopo la pubblicazione delle domande di brevetto in questione, tuttavia può ritenersi che i due sopra menzionati dipendenti/collaboratori di IMA, in quanto pacificamente persone esperte del settore, siano state in grado di comprendere i dettagli tecnici dei ritrovati di Cama 1, incorporati nella macchina vista presso lo stabilimento di Caffita, anche a seguito di una semplice visione della stessa senza che nessuno ne abbia loro illustrato e spiegato le caratteristiche.

Nella fattispecie in esame però risulta solo pacifico che Grassilli e Tosarelli hanno visto la macchina astucciatrice prodotta da Cama 1, ma non risulta provato (né Gima/IMA ha chiesto di provarlo con i capitoli di prova riportati nelle conclusioni) che Caffita abbia deliberatamente mostrato ai due dipendenti di IMA (uno dei quali, Grassilli, sarebbe divenuto consigliere di amministrazione di Gima solo pochi mesi dopo) proprio la macchina astucciatrice di Cama 1 e abbia loro illustrato e spiegato le caratteristiche tecniche della stessa, con particolare riguardo ai ritrovati, poi oggetto delle domande di brevetto presentate poco più di sei mesi dopo da Cama1.

Deve quindi ritenersi presumibile, tenuto conto che il 2.12.2009 era stato concluso tra Caffita e Gima un contratto di vendita, in forza del quale Gima si era obbligata a fornire a Caffita macchine di imballaggio (doc. 29 di Cama 1), poi consegnate il 29.6.2010 (come da documento di trasporto doc. 16 di Gima del procedimento cautelare), e che proprio nel 2010 IMA era divenuta socia di maggioranza (con la quota del 65% del capitale) di Gima (come da visura camerale doc. 2 di Gima del procedimento cautelare), che la visita suddetta fosse finalizzata proprio a consentire ai due tecnici di IMA (che, come detto, proprio in quel periodo aveva assunto il controllo di Gima) di verificare il funzionamento della linea di imballaggio (come, del resto, dagli stessi riferito nelle dichiarazioni scritte del 30.1.2014), costituita dalla macchina riempitrice e dall’autoclave, fornite da Gima, consegnate a Caffita contestualmente alla consegna della astucciatrice da parte di Cama 1, ed in tale occasione abbiano ovviamente visto anche quest’ultima macchina, probabilmente inserita nella medesima linea di imballaggio.

Anche la sopra menzionata conferma d’ordine, inviata da Caffita a Gima il 2.12.2009, incorporava le Condizioni Generali di Contratto praticate da Caffita, che, al punto 8, prevedevano fra l’altro che “Qualunque tipo di documentazione o informazione tecnica o di materiale che la CAFFITA SYSTEM s.p.a.. metta a disposizione del Fornitore, resteranno di proprietà della CAFFITA SYSTEM S.P.A. stessa, potranno essere usati soltanto per l’esecuzione dell’ordine e non potranno essere rivelati o ceduti a terzi, senza l’autorizzazione scritta della CAFFITA SYSTEM S.P.A.”.

Pertanto anche Marco Grassilli e Claudio Tosarelli, pur essendo all’epoca formalmente dipendenti di IMA, erano comunque vincolati alla segretezza con riguardo a tutti i macchinari costituiti dalla linea di imballaggio fornita a Caffita, in parte da Gima (riempitrice e autoclave) e in parte da Cama 1 (astucciatrice), dato che gli stessi ne hanno potuto prenderne visione solamente in quanto, essendo IMA società controllante di Gima, si erano presentati quali fornitori, al pari di Cama 1, della suddetta linea di imballaggio.

D’altro canto, Caffita il 26.1.2013, in risposta alla richiesta di Gima di trasmetterle i manuali di istruzioni delle macchine e ogni altra documentazione tecnica utile per spiegare o illustrare la conformazione e il funzionamento delle astucciatrici a lei fornite da Cama 1 (già sopra menzionata), ha precisato che anche la documentazione relativa alla fornitura di Gima era sottoposta a vincolo di segretezza (cf. doc. 30 Gima/IMA).

In conclusione dunque nella fattispecie in esame è risultato che tutti i soggetti (vale a dire Caffita, Gima e IMA), che avevano legittimamente avuto la possibilità di prendere conoscenza dei ritrovati, poi oggetto delle domande di brevetto di Cama 1, erano vincolati alla segretezza e quindi, come accertato nella sentenza impugnata, tale conoscenza non provoca la perdita del requisito della novità per le invenzioni oggetto dei brevetti EP ‘612 e EP ‘151, di cui è titolare Cama 1.

Seconda questione: opponibilità, per la valutazione della validità dei brevetti, della “anteriorità Polypack”.

A) Il Tribunale, con la sentenza non definitiva 4352/2015, ha ritenuto opponibile, per la valutazione della validità del brevetto, l”anteriorità Polypack”, per le ragioni di seguito esposte:

. due video (documenti T04 e T05), caricati sulla pagina internet www.youtube.com e sul sito internet di Polypack, mostrano lo stesso tipo di macchina di Polypack Inc. (“Tube Series”) ed il medesimo metodo di funzionamento; in particolare, mostrano la testa di presa della macchina Polypack nel momento in cui preleva degli articoli dalla pista di alimentazione per il trasferimento al nastro trasportatore;

. sebbene la dichiarazione del legale rappresentante di Polypack non sia sufficiente a provare la datazione dei due video, i riferimenti temporali presenti rispettivamente nella pagina di YouTube (sub doc. 32 e raffigurata anche sub doc. 33 Gima/IMA), nel quale viene indicato che il video è stato caricato in data 28 aprile 2008, e nella pagina web d’archivio del sito Polypack, che indica la data del 9 maggio 2008 (allegato 3 del doc. 33 Gima/IMA), sono sufficientemente chiari per provare la circostanza;

. il Board of Appeal EPO nel caso T1552/06, al fine di valutare l’accessibilità al pubblico di un documento presente sulla rete, propone l’effettuazione di un test che prevede di verificare, in primo luogo, se il documento possa essere reperito tramite motori di ricerca, utilizzando una o più parole chiave collegate con l’essenza o il contenuto del medesimo documento e, in secondo luogo, se il documento rimanga accessibile al medesimo URL (indirizzo web) per un periodo sufficientemente lungo da permettere un accesso diretto allo stesso da parte del pubblico; nel caso in cui entrambe le suddette condizioni siano soddisfatte, si può concludere che il documento era accessibile al pubblico; in caso contrario, e soprattutto quando la condizione non soddisfatta sia la prima, come sostenuto da Cama 1, il Board of Appeal afferma che si deve procedere ad una valutazione caso per caso (“it must be examined on a case-by-case basis”), fornendo poi una lista aperta di elementi utili a tal fine;

. nel caso di specie è assolutamente dirimente la circostanza che, come indicato nell’immagine della pagina web di YouTube prodotta sub doc. 32 da Gima/IMA, il video abbia ricevuto ben 205.027 visualizzazioni, un numero che è indicativo della piena accessibilità al pubblico di quel video.

B) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Primo motivo d’appello sub. a) di Cama 1)

a) Le informazioni sulla macchina Polypack, che erano presenti solo sulla rete Internet (e segnatamente sul portale You Tube e sul sito Internet della società produttrice della macchina: rispettivamente docc. 32 e 31 Gima/Ima), non avrebbero potuto essere trovate, con l’aiuto di un motore di ricerca pubblico, utilizzando parole chiave relative al contenuto del documento, essendo presente sul web solo un video corredato di didascalie scarne e prive di ogni riferimento al sistema di movimentazione dei prodotti, e cioè al problema tecnico affrontato anche dal brevetto di cui è causa, pertanto tali informazioni non erano concretamente accessibili al pubblico.

b) Il numero di accessi ai video suddetti è poco significativo, sia perché non vi è modo di verificare l’affidabilità del dato, sia perché esso non dice a quanti utenti questi accessi corrispondano (ben potendoci essere il caso di utenti che abbiano visto il video più e più volte, per comprendere come la macchina funzionasse), sia perché le oltre 200.000 visite, a cui la sentenza fa riferimento, sono relative non già al periodo anteriore alla data di deposito del brevetto Cama 1 (l’11.3.2011), essendo queste le uniche rilevanti ai fini dell’asserita predivulgazione, ma a tutte quelle registrate fino alla data della stampa del doc. avv. 32, avvenuta ben due anni e mezzo dopo (il 13.11.2013) e addirittura a causa già iniziata da quasi un anno (il 24.1.2013, data del ricorso cautelare dell’esponente); pertanto il numero degli accessi avrebbe potuto essere artificiosamente, e senza fatica, aumentato dalla controparte, senza possibilità per Cama 1 di scoprirlo e dimostrarlo, e, soprattutto, senza che vi sia alcuna prova di accessi effettivamente avvenuti prima del deposito del brevetto.

C) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine al primo motivo d’appello sub. a) di Cama 1)

a) L’art. 46 c. 2 D.Lvo n. 30/2005 stabilisce che appartiene all’arte nota tutto quello che è accessibile nello stato della tecnica; a nulla rileva quindi il grado di difficoltà o facilità nella ricerca o reperibilità del documento anteriore e il video della macchina Polypack sarebbe stato facilmente reperibile per una persona esperta nel settore delle macchine per packaging (cfr. doc. 31 di Gima nel giudizio di primo grado), dato che il tecnico del ramo, che avesse voluto ricercare soluzioni tecniche per risolvere i problemi dell’arte nota in una macchina astucciatrice, avrebbe senz’altro consultato il sito internet di Polypack (così come i siti di altre aziende del settore) e avrebbe trovato su internet (in particolare su Youtube) i video illustrativi delle macchine della Polypack.

b) Il video è stato pubblicato tre anni prima del brevetto EP 612 sia sul sito della Polypack, che è uno degli operatori nel mercato di riferimento, sia su Youtube (sito tra i più frequentati della rete, sia da utenti privati che da operatori professionali) e, quindi, detto video era perfettamente accessibile a chiunque (si veda anche il doc. 32 di Gima), essendo sufficiente la potenzialità conoscitiva e non la effettiva conoscenza delle anteriorità.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene infondato il primo motivo d’appello sub. a) proposto da Cama 1.

È provato e comunque pacifico tra le parti che dal 28.4.2008 sul sito di YouTube è presente il video che mostra la macchina (Tube Series) di Polypack in funzionamento e dal 9.5.2008 analogo video è presente nella pagina web d’archivio del sito Polypack.

È altresì provato che alla data del 13.11.2013 la pagina web di YouTube in questione aveva avuto 205.027 visualizzazioni.

Ai sensi dell’art. 46 D.Lvo 30/20052 un’invenzione non è nuova se è compresa nello stato della tecnica, che è costituita da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nello Stato o all’estero prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Nella fattispecie in esame, a prescindere dalla facilità ovvero dalla difficoltà di individuare i due video sopra menzionati attraverso una parola chiave di ricerca, video che comunque in un periodo di cinque anni risultano raggiunti da circa 200.000 accessi, non vi è alcun dubbio che chiunque fosse interessato a conoscere struttura e funzionamento di macchine per imballaggio avrebbe facilmente individuato il video che illustra dettagliatamente la macchina in questione, anche in assenza di una specifica parola chiave per la ricerca, semplicemente accedendo al sito web di Polypack, vale a dire di uno dei maggiori produttori mondiali di macchine per imballaggio.

Pertanto risulta assolutamente certo che la menzionata macchina per imballaggio prodotta da Polypack facesse parte dello stato della tecnica nota fin dal 2008, quindi da circa tre anni prima del deposito delle domande di brevetto.

Terza questione: la validità e la contraffazione del brevetto EP ‘612 (il brevetto, la cui domanda è stata depositata l’11.3.2013, riguarda, secondo quanto esposto dalla sua titolare Cama 1 s.p.a., una macchina astucciatrice per il confezionamento in cartoni di capsule di caffè, in cui la testa di presa di un robot o manipolatore consente di disporre le capsule aventi forma rastremata, normalmente a tronco di cono, in modo da alternare una capsula con base rivolta verso il basso con una con base rivolta verso l’alto).

1) La validità del brevetto EP ‘612.

A) Il Tribunale, con la sentenza non definitiva 4352/2015, ha dichiarato nulle le rivendicazioni di prodotto n. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14,15 del brevetto, per le ragioni di seguito esposte:

. il CTU ha ritenuto (pagg. 19-23 della relazione) che l‟anteriorità Polypack”, qualora ammessa, sarebbe lesiva della novità delle rivendicazioni 1-4, 6 e 13-15 del brevetto EP ‘612, in quanto la macchina Polypack ha una struttura con una testa di presa comprendente tre organi di presa disposti in fila longitudinale; nel filmato si vede chiaramente che questi hanno la caratteristica di ruotare di almeno 180° e di essere suddivisi in due sottoinsiemi di indice pari e dispari; il CTU ha rilevato che, a prima vista, questa testa di presa appare differente rispetto a quella descritta e rivendicata in EP ‘612, poiché le due ventose di prelievo di ogni organo di presa della macchina Polypack prelevano un solo tubetto e sono allineate longitudinalmente; tuttavia, il consulente ha ritenuto che tale differenza riguardava solo la modalità di funzionamento della testa di presa, mentre da un punto di vista strutturale, la testa di presa della macchina Polypack mostra tutte le caratteristiche elencate nella rivendicazione 1 di EP ‘612.

Il Tribunale, con la sentenza non definitiva 4352/2015, ha invece ritenuto valide tutte le altre rivendicazioni del brevetto, cioè le rivendicazioni di procedimento n. 16, 17, 18, 19, nonché le rivendicazioni di prodotto nn. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con motivazione che non viene riportata, in quanto Gima/IMA nel suo appello incidentale, diretto a ottenere la dichiarazione di nullità dell’intero brevetto EP ‘612, ha contestato la validità delle suddette rivendicazioni solo come conseguenza dell’opponibilità della predivulgazione Caffita e dell’anteriorità Polipack, con le argomentazioni già sopra esposte, nonostante la Consulenza Tecnica (non contestata su questo punto da Gima/IMA) abbia ritenuto che le rivendicazioni n. 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sarebbero state comunque valide anche nel caso fossero state ritenute opponibili sia la predivulgazione Caffita sia l’anteriorità Polipack.

B) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Primo motivo d’appello sub. b) di Cama 1)

La soluzione tecnica della macchina di Cama 1 è comunque differente da quella della macchina Polypack e quindi sono interamente valide anche tutte le rivendicazioni di prodotto, anche nel caso in cui sia opponibile l’anteriorità Polypack.

Infatti, il prelievo di due articoli affiancati nell’astucciatrice di Cama 1 non è il risultato di un particolare funzionamento della testa di presa, come sostenuto dal CTU, ma è una caratteristica strutturale di quest’ultima, espressamente rivendicata come tale, nel brevetto dell’esponente: nella rivendicazione n. 1 del brevetto, infatti, si descrive appunto “una sezione di presa, atta a ricevere due articoli affiancati”; la macchina Polypack, in cui le due ventose di prelievo degli organi della testa di presa prelevano uno per uno tubetti non affiancati, ma posti in fila indiana, sul piano brevettuale, non è una macchina che viene comandata per funzionare in modo diverso da quella oggetto del brevetto Cama 1 (come ha ritenuto il C.T.U.), ma è una macchina che è priva di una caratteristica strutturale, espressamente rivendicata dal medesimo brevetto; pertanto non sussiste un difetto di novità delle rivendicazioni di prodotto del brevetto in esame (cioè delle rivendicazioni n. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14 e 15).

Non è corretto ritenere che, secondo la rivendicazione n. 1, gli articoli (che vengono ricevuti dalla sezione di presa) potrebbero essere affiancati in entrambi i sensi, senza che ciò richieda alcuna modifica strutturale, in quanto la parola “affiancati”, che si trova nella rivendicazione n. 1 di EP ‘612, non suggerisce in nessun modo l’idea di elementi disposti in fila indiana, come quelli della macchina Polypack (nessuno direbbe, infatti, che oggetti, così posizionati, sono “affiancati”), essendo tale lettura del brevetto smentita anche dai disegni, di cui la privativa Cama 1 è corredata, che mostrano gli articoli accoppiati.

Il fatto che EP ’612 specifichi che le figure che lo corredano rappresentano “esempi non limitativi”, alla luce del chiaro tenore letterale della rivendicazione n. 1, in cui si indica appunto “una sezione di presa, atta a ricevere due articoli affiancati”, l’espressione “esempi non limitativi” non può condurre ad estendere l’ambito di protezione oltre i limiti determinati dalla rivendicazione, facendovi rientrare una sezione di presa (che non è rivendicata né tanto meno descritta) atta a ricevere anche articoli disposti in file indiana e non solamente accoppiati.

C) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine al primo motivo d’appello sub. b) di Cama 1)

La caratteristica rivendicata nel brevetto EP 612 di “una sezione di presa atta a ricevere due articoli affiancati” non deve essere necessariamente interpretata come articoli accoppiati (come vorrebbe la controparte, tenuto conto che Polypack prevede una disposizione a fila indiana); a supporto della propria interpretazione CAMA 1 ha richiamato i disegni del brevetto, ma lo stesso brevetto specifica che le figure ivi illustrate “rappresentano esempi non limitativi” (doc. 32 pag. 9 Cama 1); pertanto tali figure, in quanto solo esempio della generale regola dell”affiancamento”, non escludono certamente che l”affiancamento” possa essere “in linea”, come nell’anteriorità Polypack, restando comunque identica la struttura delle teste di presa.

Il CTU ha accertato l’invalidità parziale del brevetto EP ‘612 per carenza di novità e non per carenza del requisito di livello inventivo: pertanto l’argomento di Cama 1 sul fatto che la valutazione del livello inventivo non possa essere fatta ex post è fuori luogo.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene infondato il primo motivo d’appello sub. b) proposto da Cama 1.

Al riguardo appare del tutto condivisibile l’accertamento contenuto nella consulenza tecnica, in realtà neppure concretamente contestato dall’appellante Cama 1.

Il CTU ha infatti accertato che “Dal punto di vista strettamente strutturale la testa di presa della macchina Polypack mostra tutte le caratteristiche elencate nella rivendicazione 1 di EP ‘612. Questa interpretazione deriva dal fatto che, per raggiungere lo scopo dell’invenzione, chiaramente definito in EP ‘612, di annidare le due file parallele di articoli diritti e ribaltati, la suddetta testa di presa (NdR quella cioè della macchina Polypack) non avrebbe bisogno di essere modificata nella sua struttura ma solamente comandata in modo differente. Infatti anche nella macchina Polypack se i tubetti TU alimentati fossero disposti in senso trasversale anziché longitudinale (con i tappi tutti dalla stessa parte) le ventose VE sarebbero a loro volta allineate trasversalmente invece che longitudinalmente.”

L’appellante non ha, come detto, contestato il suddetto accertamento del CTU, ma ha ancora ribadito che la macchina di Cama 1, secondo la rivendicazione n. 1 del brevetto, prevedeva una “sezione di presa atta a ricevere due articoli affiancati” e che il termine “affiancati” non poteva riferirsi ad articoli che si presentavano in fila indiana come nella macchina Polypack; il CTU aveva però accertato che anche la macchina Polypack (che nel video veniva mostrata mentre le sezioni di presa prelevavano gli articoli che si presentavano appunto in fila indiana) poteva funzionare, senza che fosse apportata alcuna modificazione strutturale, prelevando gli articoli che si fossero presentati affiancati trasversalmente, due a due, come la macchina di Cama 1 (qualora fosse stata in tal senso comandata) e nei confronti di questa affermazione (che è quella decisiva) nessun obiezione è stata avanzata dall’appellante.

Al riguardo non si può non evidenziare anche, come rilevato da Gima/IMA, che lo stesso brevetto, corredato dalle figure che mostrano gli articoli che si presentano per essere prelevati dalla testa di presa affiancati due a due, precisa che questi erano solo esempi non limitativi del funzionamento della macchina, con ciò confermando che, a prescindere dalla rivendicazione del metodo di funzionamento con testa di presa che preleva gli articoli che si presentano affiancati due a due, anche secondo Cama 1, la sua macchina poteva funzionare anche con prelievo degli articoli che si fossero presentati in altro modo e quindi anche longitudinalmente, come nel video che mostra il funzionamento della macchina Polypack.

In conclusione, quindi, attesa l’accertata opponibilità dell’anteriorità costituita dalla macchina Polypack e rilevato che, come accertato dal CTU, tale anteriorità privava del carattere della novità le rivendicazioni n. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14 e 15, rilevato altresì che (come già detto) Gima/IMA non ha esposto alcuna argomentazione a sostegno della nullità delle altre rivendicazioni, riconosciute valide dal Tribunale, al di là della ritenuta opponibilità della cd. “predivulgazione Caffita” (che la Corte non ritiene invece fondata), il brevetto EP ‘612, come dichiarato dalla sentenza impugnata, deve considerarsi nullo con riguardo alle suddette rivendicazioni n. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14 e 15, mancando il requisito della novità, e invece valido, con riguardo alle rivendicazioni 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19.

2) La contraffazione del brevetto EP ‘612

A) Il Tribunale, con la sentenza non definitiva 4352/2015, ha ritenuto contraffatte le rivendicazioni di procedimento n. 16, 17, 18 e 19, di cui aveva accertato la validità, per le ragioni di seguito esposte:

. tra le rivendicazioni del brevetto riconosciute valide (cioè le nn. 5, 7-12 e 16-19), il CTU ha ritenuto che vi sia contraffazione delle rivendicazioni di metodo 16-19; infatti, la macchina Gima applica il metodo descritto in tali rivendicazioni ed agisce su capsule da caffè diritte e ribaltate, disposte su due file parallele, ruotando selettivamente i due sottoinsiemi di indice pari e dispari; ciò servirebbe per generare, in due cicli di lavoro consecutivi, due matrici complementari di articoli che vengono poi sovrapposte nella scatola;

. la realizzazione di un prodotto idoneo ad attuare un altrui brevetto di procedimento integra di per sé una contraffazione (c.d. contraffazione indiretta o contributory infringement) di quest’ultimo.

B) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Secondo motivo d’appello di Gima/IMA)

. GIMA/IMA non ha fatto uso in Italia delle macchine astucciatrici fornite al cliente canadese per l’uso in Canada da parte dello stesso e, quindi, non ha attuato il metodo oggetto delle rivendicazioni 16-19; nel caso in esame l’attuazione delle rivendicazioni di metodo è invece avvenuta solo in Canada e non in Italia.

. La fattispecie della contraffazione indiretta (art. 66 c. 2 bis D.Lvo 30/2005) è stata introdotta nell’ordinamento italiano il 25.11.2016, successivamente quindi all’emissione della sentenza, pur essendo l’istituto già riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che ritenevano vi fosse concorso (cioè contraffazione indiretta), nel caso in cui vi fosse un atto illecito altrui (contraffazione diretta); quindi, se l’illecito del terzo non c’è, non sussiste nemmeno il concorso nell’illecito.

. La regola generale, di cui all’art. 66 c. 1 D.Lvo 30/2005, prevede il diritto di esclusiva per il titolare del brevetto ad attuare l’invenzione “nel territorio dello Stato”; la contraffazione indiretta, quindi, è volta a preservare l’esclusiva del brevetto solo nel territorio dello Stato in cui esso ha validità.

. Il fatto, affermato da Cama 1, che vi sarebbero brevetti canadesi aventi ad oggetto la stessa invenzione è una mera allegazione, non essendovi stato, sul punto, alcun accertamento tecnico da parte del CTU.

C) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine al secondo motivo d’appello di Gima/IMA)

Il fondamento del divieto di contraffazione indiretta nel nostro ordinamento è stato da sempre ravvisato nella norma di cui all’art. 66 D.Lvo 30/2005, che riserva al titolare del brevetto il diritto esclusivo non solo di “attuare l’invenzione”, ma anche di “trarne profitto” nel territorio dello Stato, cosa che le controparti hanno fatto, vendendo alla società canadese macchine idonee ad attuare i brevetti, in un Paese in cui le invenzioni (che ne costituiscono l’oggetto) sono ugualmente tutelate, ovvero il Canada, ed incassando (in Italia) i relativi profitti.

È egualmente pacifico che costituisce contraffazione anche la mera importazione in Italia di un prodotto direttamente ottenuto dall’attuazione all’estero di un brevetto di procedimento valido in Italia (ma qui non attuato), e ciò a prescindere dal fatto che un corrispondente brevetto di procedimento fosse efficace nel Paese dove la produzione è avvenuta.

Nel caso si ritenesse che l’introduzione nel nostro ordinamento di una disciplina espressa della contraffazione indiretta, operata da L. n. 214/2016 con l’inserimento, nell’art. 66 D.Lvo 30/2005, dei commi 2 bis e seguenti, ha avuto una portata innovativa rispetto al diritto precedente sotto il profilo territoriale, essa l’avrebbe avuta nel senso non già di allargare, ma di restringere la portata del divieto, ora applicabile solo al caso in cui l’invenzione sia protetta non solo in Italia, ma anche in quello di destinazione dei prodotti.

L’illecito altrui, rispetto al quale si configura la contraffazione indiretta c’è stato, giacché, i macchinari di cui è causa erano destinati all’acquirente Mother Parkers, che li ha utilizzati per l’attuazione delle invenzioni di Cama 1 in Canada, stato nel quale le stesse erano (e sono a tutt’oggi) tutelate da corrispondenti brevetti di Cama 1 (si tratta di brevetti corrispondenti ad EP ’612, relativi alla stessa invenzione e in particolare il brevetto US 9,758,265, concesso in seguito a domanda US 20120230809 del 22.12.2011, ed il brevetto CA 2762812, concesso in seguito a domanda del 21.12.2011, entrambi menzionati, insieme ad altri corrispondenti ad EP’151 ed EP’076, nell’accordo transattivo che è stato sottoscritto tra Cama 1 e Mother Parkers); pertanto l’attuazione in Canada del metodo, di cui alle rivendicazioni 16, 17, 18 e 19 di EP’612, costituisce in ogni caso una violazione dei corrispondenti brevetti canadesi.

La (pretesa) inesistenza della tutela brevettuale nello Stato di destinazione è smentita dallo stesso all. A del doc. 36 Gima/Ima e proprio per questo motivo, ovvero perché un illecito c’era, Mother Parkers ha sottoscritto con Cama 1, relativamente alle invenzioni di cui è causa, un “settlement agreement”, ovvero un accordo transattivo.

Anche prima della codificazione della fattispecie della contributory infringement, a livello nazionale, essa trovava un riconoscimento normativo negli art. 67 c. 3°, 124 c. 4° e 129 c. D.Lvo 30/2005, dove tali disposizioni fanno riferimento, seppur con varietà di formulazioni, ai mezzi che servono univocamente ad attuare il metodo o processo tutelato e prevedono che (questi ultimi) possano essere assegnati in proprietà al titolare del diritto di proprietà industriale con la sentenza che ne accerta la violazione, giustificandosi tale previsione appunto solo in vista dell’illiceità della condotta di chi somministri tali mezzi ad un soggetto diverso dal titolare del diritto, come hanno fatto GIMA e IMA.

A) Il Tribunale, con la sentenza non definitiva 4352/2015, ha ritenuto assorbita la domanda diretta ad accertare la contraffazione anche delle rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 6, 14 e 15 del brevetto, avendone accertata l’invalidità.

B) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Secondo motivo d’appello di Cama 1)

Cama 1 ha proposto impugnazione davanti al Board of Appeal EPO, contro l’accorpamento della rivendicazione 1 con la rivendicazione 7, disposta in sede di opposizione, ribadendo la validità della rivendicazione n. 1, così come concessa, e tale impugnazione ha reso inefficace la pronuncia della Divisione di Opposizione, ai sensi dell’art. 106, c. 1 della Convenzione sul Brevetto Europeo, cosicché nulla osta a che, una volta ritenuta la validità della rivendicazione n. 1 (e di quelle da essa dipendenti), sussista la contraffazione anche sotto questo profilo.

Il C.T.U. ha accertato che la macchina FTB 549-C di Gima/IMA interferisce, oltre che con le rivendicazioni di metodo n. 16-19, anche con le rivendicazioni di prodotto n. 1, 2, 3, 4, 6, 14 e 15 (aventi ad oggetto la testa di presa ed il robot dotato di tale testa), avendo rilevato che “Dal confronto tra il verbale della descrizione giudiziale della macchina Gima e il contenuto della rivendicazione 1 di EP ‘612 risulta evidente che la testa di presa del robot di tale macchina presenta tutte le caratteristiche a), b) e c) sopra menzionate (quelle di cui alle suddette rivendicazioni), oltre ovviamente ad avere la struttura generale definita nel preambolo”.

Pertanto, posto che le suddette rivendicazioni devono ritenersi valide per quanto esposto nel primo motivo d’appello, deve essere dichiarata la contraffazione anche di tali rivendicazioni.

C) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha chiesto il rigetto del motivo d’appello di Cama 1 per il caso non fosse ritenuto assorbito, sostenendo quanto segue.

(In ordine al secondo motivo d’appello di Cama 1)

Con riguardo alle rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 6, 14 e 15, ritenute nulle dal Tribunale, dato che nel giudizio di primo grado il CTU aveva escluso la contraffazione della rivendicazione 7 (che prevede organi di presa basculanti, non presenti nella macchina astucciatrice contestata a Gima), visto che l’attuale rivendicazione principale di prodotto (vale a dire la rivendicazione originaria n. 1, che nel procedimento di opposizione all’EPO è stata combinata con la 7) e, quindi, anche le rivendicazioni dipendenti da detta rivendicazione principale, comprendono gli organi di presa basculanti, dovrà essere accertata l’insussistenza della contraffazione delle rivendicazioni di prodotto del brevetto EP 612, qualora tale nuova formulazione dovesse essere ritenuta valida.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene infondato il secondo motivo d’appello di Gima/IMA e assorbito il secondo motivo d’appello di Cama 1.

Il fatto che il procedimento tutelato dal brevetto EP ‘612 sia stato, di fatto, applicato al di fuori del territorio europeo, cioè in un territorio dove il brevetto in questione non esplicava alcuna efficacia, è irrilevante.

Nella fattispecie in esame, infatti, Gima/IMA ha fornito a Mother Parkers, cioè al soggetto che ha applicato al di fuori del territorio europeo il procedimento tutelato dal brevetto EP ‘612, i mezzi indispensabili per attuare il suddetto procedimento, cioè la macchina astucciatrice FTB 549-C conformata in modo tale da consentire l’attuazione del procedimento brevettato, con la consapevolezza ed anzi con lo scopo precipuo di consentire al cliente di applicare il procedimento in questione utilizzando la macchina fornita.

La suddetta condotta di Gima/IMA costituisce in ogni caso violazione del diritto di privativa, di cui era titolare Cama 13, ai sensi dell’art. 66 D.Lvo 30/20054 (nel testo previgente alla modificazione introdotta da D.Lvo 214/2016), il quale, nell’attribuire al titolare del brevetto il diritto di trarre profitto nel territorio dello Stato (cioè nel territorio in cui il brevetto è efficace, nella fattispecie in esame il territorio europeo) dall’attuazione della sua invenzione anche attraverso il divieto ai terzi di applicare il procedimento brevettato, non limita tale divieto al territorio dello Stato; pertanto deve ritenersi che sussista il contributo alla contraffazione tutte le volte che l’autore del contributo realizza nel territorio dello Stato profitti mediante la fornitura dei mezzi, indispensabili all’attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento suddetto in qualunque luogo, con la consapevolezza che i mezzi, da lui forniti, sarebbero stati utilizzati proprio per l’attuazione di tale procedimento.

Nella fattispecie in esame è accertato che Gima/IMA ha fornito a Mother Parkers le macchine astucciatrici con la consapevolezza che queste sarebbero state utilizzate, applicando proprio il procedimento, tutelato dal brevetto EP ‘612, di cui è titolare Cama 1, e grazie a tale condotta ha conseguito profitti nel territorio dello Stato, luogo in cui ha ricevuto il pagamento del prezzo pattuito con le vendite in oggetto; pertanto deve ritenersi sussistente il fatto illecito costituito dalla contraffazione delle rivendicazioni di procedimento n. 16, 17, 18 e 19 di EP ‘612.

L’eccepita contraffazione da parte della macchina Gima/IMA anche delle rivendicazioni n. 1, 2 3, 4, 6, 14 e 15 di EP ‘612, che sarebbe stata accertata dal CTU, sollevata da Cama 1, è irrilevante in quanto, come sopra visto, le suddette rivendicazioni sono state riconosciute nulle dalla sentenza del Tribunale, che sul punto viene confermata dalla Corte d’Appello.

Quarta questione: la validità e la contraffazione del brevetto EP ‘151 (il brevetto, la cui domanda è stata depositata il 16.3.2011, ha per oggetto, secondo quanto esposto dalla sua titolare CAMA 1 s.p.a., una macchina astucciatrice per il confezionamento in cartoni di capsule di caffè, in cui, fra i due robots operanti nella stazione di carico delle confezioni, è previsto un dispositivo di accoglimento temporaneo delle capsule, chiamato “configuratore”, che riceve le capsule dal primo robot per poi farle prelevare dal secondo, dopo che il configuratore stesso ha predisposto i gruppi nel formato richiesto).

1) La validità del brevetto EP ‘151

A) Il Tribunale, con la sentenza non definitiva 4352/2015, ha ritenuto interamente valido il brevetto per le ragioni di seguito esposte:

. in sede di concessione EPO le rivendicazioni del brevetto EP ‘151 sono state modificate; in particolare, la rivendicazione 1 è ora composta dalle precedenti rivendicazioni 1 e 3 e dall’aggiunta di un frase finale tratta dalla descrizione: “le sedi di un primo tipo essendo per articoli diritti e le sedi di un secondo tipo essendo per articoli ribaltati”; le altre rivendicazioni (tranne la nuova rivendicazione 8, a cui è stata aggiunta un’ulteriore caratteristica VI) sono rimaste invariate, senonché, essendo stata la precedente rivendicazione 3 incorporata nella nuova rivendicazione 1, tutte le precedenti rivendicazioni 4-13 sono scalate indietro di un numero e, parimenti, i riferimenti operati alle rivendicazioni dipendenti;

. nella nuova rivendicazione 1 l’inciso “le sedi di un primo tipo essendo per articoli diritti e le sedi di un secondo tipo essendo per articoli ribaltati” è stato tratto in particolare dal punto [0005] della descrizione (vedi la versione inglese della domanda di brevetto al documento 5 di Cama 1) e il Collegio aderisce all’argomento di Cama 1, ritenendo che si tratti di una mera precisazione, che non altera la valutazione circa la validità della rivendicazione stessa; la nuova rivendicazione 1, dunque, è valida, coincidendo con la vecchia rivendicazione 3, considerata valida dal CTU;

. per conseguenza, tutte le rivendicazioni, dipendenti dalla nuova rivendicazione 1, ed in particolare le nuove rivendicazioni 2-7 (corrispondenti alle vecchie 2 e 4-8) devono ritenersi valide;

. la nuova rivendicazione 8 (vecchia rivendicazione 9) è stata ulteriormente limitata con l’aggiunta della caratteristica VI (che equivale alla caratteristica delle vecchia rivendicazione 3) e l’originaria rivendicazione 9 è stata ritenuta invalida dal CTU, perché il metodo rivendicato era corrispondente a quello del documento D11, ma, dato il carattere inventivo della caratteristica della vecchia rivendicazione 3, la nuova rivendicazione 8 deve ritenersi valida;

. le nuove rivendicazioni 9-12 sono valide, essendo corrispondenti alle vecchie 10-13 già ritenute valide dal consulente tecnico.

B) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Terzo motivo d’appello di Gima/IMA)

Il brevetto EP ‘151 è nullo per carenza del requisito dell’attività inventiva, essendo ovvia la combinazione delle rivendicazioni originarie n. 1 e n. 3, ora sommate.

L’originaria rivendicazione n. 3 è ovvia, perché contiene l’unica soluzione possibile del problema tecnico indicato nel brevetto (dato che, secondo la giurisprudenza dell’EPO, le soluzioni necessitate non sono inventive).

Nella relazione preliminare il CTU ha respinto questo argomento, sostenendo che nessuna anteriorità affronterebbe tale problema tecnico, e, alle ulteriori contestazioni di Gima, nella relazione definitiva (pag. 53) il CTU ha opposto che, in primo luogo, l’EPO ha ritenuto il brevetto valido nella combinazione delle rivendicazioni n 1 e n. 3 sommate, e, in secondo luogo, vi sono anche altre soluzioni possibili del problema tecnico risolto dalle rivendicazioni in questioni.

Gli argomenti addotti dal CTU a sostegno della validità della rivendicazione 1 brevetto EPO (già rivendicazioni 1 e 3) sono però errate in quanto:

. non è vero che l’EPO, come sostenuto dal CTU, ha ritenuto inventiva la combinazione delle rivendicazioni n. 1 e n. 3 (ora fuse nella rivendicazione n. 1); in realtà, l’EPO ha aggiunto a questa combinazione una caratteristica presa dalla descrizione, effettuando così un’ulteriore limitazione; se la combinazione delle rivendicazioni 1 e 3 fosse stata di per sé inventiva, non sarebbe stato necessario limitarla con l’ulteriore caratteristica, che non può quindi essere considerata una mera precisazione, trattandosi invece di una vera e propria limitazione.

. il CTU ha errato nell’indicare quelle che, secondo lui, sarebbero state soluzioni alternative al problema affrontato dalla rivendicazione 3 (ora incorporata nella rivendicazione 1); il problema era quello di trovare sedi stabili per prodotti di forme diverse (previste nella rivendicazione); il CTU sostiene invece che i prodotti, anziché avere due forme diverse, potrebbero essere solo orientati diversamente, così mutando il problema tecnico e non la sua soluzione; pertanto la CTU non indica in realtà soluzioni tecniche alternative a quella di cui alla rivendicazione 3.

C) CAMA 1 nel giudizio d’appello, ha ritenuta corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine al terzo motivo d’appello di Gima/IMA)

Il C.T.U. ha accertato la validità della (originaria) rivendicazione dipendente n. 3 della domanda di brevetto, la quale è stata poi incorporata nella rivendicazione n. 1 del testo rilasciato dall’EPO, nella quale sono presenti quindi sia le caratteristiche della rivendicazione n. 1 della domanda (dalla quale la n. 3 dipendeva, comprendendone dunque l’oggetto) sia quelle dell’originaria rivendicazione dipendente n. 3

La caratteristica rivendicata, che costituiva lo specifico oggetto della rivendicazione n. 3 della domanda di brevetto, che il C.T.U. ha ritenuto nuova ed inventiva (Relazione di consulenza tecnica, p. 42), è quella per cui le sedi del configuratore sono conformate in due modi diversi e disposte a scacchiera, essendo un primo tipo di sedi adatte ad accogliere articoli diritti e un secondo tipo di sedi adatte ad accogliere articoli ribaltati (precisazione quest’ultima inserita nel testo del brevetto europeo concesso).

Il CTU aveva messo in luce (p. 42 Relazione) che la pretesa di controparte, secondo cui la disposizione alternata di sedi conformate in modo diverso, prevista appunto in detta originaria rivendicazione 3, “rappresent(erebbe) la soluzione più immediata al problema di fornire sedi stabili a prodotti di forme diverse che si alternano sia in direzione longitudinale che trasversale”, non è altro che una “argomentazione apodittica”, dal momento che “nessun documento anteriore ha affrontato” tale problema e, quindi, non ha nemmeno offerto suggerimenti per risolverlo, cosicché l’asserzione di controparte, circa il preteso carattere “obbligato” di tale soluzione, è il tipico inammissibile giudizio a posteriori, in virtù del quale, una volta conosciuto il trovato brevettato, la soluzione al problema tecnico appare ovvia.

Quand’anche fosse vero che EPO ha sommato, per riconoscere la validità del brevetto una caratteristica aggiuntiva alle rivendicazioni n. 1 e 3, presa dalla descrizione, cioè l’inciso “le sedi di un primo tipo essendo per articoli dritti e le sedi di un secondo tipo essendo per articoli ribaltati”, che, secondo controparte, non sarebbe una semplice “precisazione che non altera la valutazione circa la validità della rivendicazione”, come ha ritenuto il Tribunale, dovendo invece considerarsi una vera e propria limitazione, comunque, non potrebbe essere messo in discussione il carattere inventivo della rivendicazione, risultante da queste pretesa “limitazione”.

L’aggiunta della caratteristica in sede EPO è stata motivata non già dalla necessità di introdurre nella rivendicazione materia inventiva (che già c’era), ma solo da quella di precisarne l’oggetto, in modo che fosse del tutto chiaro ciò che in realtà lo era già, e cioè che le sedi alternate di conformazione diversa sono così fatte per rispondere all’esigenza di trattare articoli diritti e articoli ribaltati.

Il C.T.U. ha spiegato, nella sua Relazione definitiva, che nel brevetto EP ‘151 vi è materia inventiva proprio in ragione dell’insegnamento in sé delle sedi alternate di configurazione diversa, che risolve un problema che nemmeno era stato affrontato in precedenza nell’arte nota.

Tra i requisiti di brevettabilità non è annoverato quello per cui l’invenzione non debba rappresentare una soluzione priva di alternative ad un certo problema, essendo questa la caratteristica delle invenzioni economicamente più importanti, che non possono essere aggirate mediante soluzioni diverse.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene infondato il terzo motivo d’appello proposto da Gima/IMA.

Oggetto dell’appello proposto da Gima/IMA è esclusivamente la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, della validità della nuova rivendicazione 1 nel brevetto EPO, che ha accorpato le precedenti rivendicazioni n. 1 e 3, con l’aggiunta della caratteristica, prima contenuta nella descrizione del brevetto: “le sedi di un primo tipo essendo per articoli diritti e le sedi di un secondo tipo essendo per articoli ribaltati”.

Innanzi tutto si evidenzia che, secondo quanto accertato dal Consulente tecnico:

. il livello inventivo dell’originaria rivendicazione n. 1 era leso dall’anteriorità D11, in cui “il configuratore non prevede solo un compattamento in direzione longitudinale ma anche la possibilità della variazione della distanza trasversale. Poiché detta variazione in D11 ha esattamente lo stesso scopo…. di aumentare la flessibilità nella configurazione di imballaggio degli articoli come menzionato in EP ‘151, ne consegue che D11 fornisce ad un esperto del ramo una chiara indicazione verso la soluzione del problema tecnico esposto in EP ‘151.”

. “nessun documento citato presenta sedi conformate in due modi diversi e disposte a scacchiera quindi la rivendicazione 3 è nuova e inventiva”.

Pertanto, dato che la nuova rivendicazione 1, nel brevetto EPO, incorpora anche l’originaria rivendicazione 3, con l’aggiunta della caratteristica, prima inclusa solo nella descrizione del brevetto: “le sedi di un primo tipo essendo per articoli diritti e le sedi di un secondo tipo essendo per articoli ribaltati”, secondo l’accertamento tecnico del consulente tale nuova rivendicazione 1 deve ritenersi nuova e dotata di livello inventivo, essendo infondate le censure mosse al riguardo da Gima/IMA, sopra riportate.

In primo luogo, il fatto che nel brevetto EPO, oltre all’accorpamento delle originarie rivendicazioni 1 e 3, sia stata inclusa anche una caratteristica, prima prevista solo nella descrizione, non modifica in alcun modo la valutazione dell’invenzione, posto che, ai sensi dell’art. 52 D.Lvo 30/20055 le rivendicazioni, in cui è indicato ciò che si intende debba formare oggetto della protezione, devono essere interpretate anche sulla base della descrizione; pertanto il fatto che nel brevetto EPO si sia ritenuto di inserire nella rivendicazione anche una caratteristica, prima esposta nella descrizione, ha avuto la sola conseguenza di delimitare con maggiore chiarezza l’oggetto del brevetto, ma certamente non può aver fatto venir meno né la novità, né il livello inventivo dell’invenzione, già riconosciuto dal CTU.

In secondo luogo, appare corretto quanto evidenziato da Cama 1, cioè che la disposizione alternata di sedi conformate in modo diverso, prevista appunto nell’originaria rivendicazione 3 (accorpata alla rivendicazione 1 nel brevetto EPO) e riconosciuta dotata di livello inventivo, al fine di risolvere il problema di fornire sedi stabili a prodotti di forme diverse, che si alternano sia in direzione trasversale sia in direzione longitudinale, non risulta affrontato da nessuna delle anteriorità esaminate (come accertato dal CTU e neppure contestato da Gima/IMA) e quindi nessuna anteriorità ha offerto suggerimenti idonei a spingere ad adottare la soluzione introdotta con il brevetto in esame, cosicché l’asserzione circa il preteso carattere “obbligato” di tale soluzione è un evidente inammissibile giudizio a posteriori, in virtù del quale, una volta conosciuto il trovato brevettato, la soluzione al problema tecnico appare ovvia.

In conclusione, quindi, una volta accertata l’inopponibilità della cd. predivulgazione Caffita, per i motivi sopra esposti in sede di esame della seconda questione, e la validità della nuova rivendicazione 1 (che incorpora l’originaria rivendicazione 3 con l’aggiunta di una caratteristica desunta dalla descrizione), atteso che nessun’altra argomentazione è stata esposta da Gima/IMA nei confronti della statuizione del Tribunale che ha dichiarato la validità anche delle nuove rivendicazioni 2, 3 (già 4), 4 (già 5), 5 (già 6), 6 (già 7), 7 (già 8), in quanto dipendenti dalla nuova rivendicazione 1, della nuova rivendicazione 8 (già 9), riconosciuta di livello inventivo in dipendenza dell’originaria rivendicazione 3, e delle nuove rivendicazioni 9 (già 10), 10 (già 11), 11 (già 12) e 12 (già 13), riconosciute valide dal CTU, il brevetto EP ‘151, come dichiarato nella sentenza del Tribunale, è interamente valido.

2) La contraffazione del brevetto EP ‘151.

A) Il Tribunale, con la sentenza non definitiva 4352/2015, ha ritenuto interamente contraffatto il brevetto (ad eccezione della rivendicazione 5, originaria rivendicazione 6), per le ragioni di seguito esposte:

. il consulente ha accertato che la macchina Gima (FTB 549-C) riporta tutte le caratteristiche a) – f) della vecchia rivendicazione 1 e quindi interferisce con tale privativa; l’interferenza si estende a quasi tutte le rivendicazioni dipendenti, in particolare alle vecchie rivendicazioni 2-5 e 7-8 (p. 34 Relazione). L’originaria rivendicazione 6 invece non risulta violata, poiché la macchina Gima non comprende attuatori lineari a cilindro e pistone (nella descrizione giudiziale si menziona un sistema di trasmissione a cinghia). Le vecchie rivendicazioni 9-13 risultano parimente violate, dal momento che la macchina Gima applica il metodo descritto in tali rivendicazioni ed agisce su capsule da caffè diritte e ribaltate, disposte su due file parallele, e dal filmato sul funzionamento della macchina si ricava anche la sovrapposizione di due matrici complementari ad opera del secondo robot che effettua l’inscatolamento;

. il CTU disattende le contestazioni di Gima/IMA, in particolare quella concernente la corretta definizione da attribuire ai termini “dispositivo configuratore” e “dispositivo di re-pitching”; infatti il CTU ha chiarito che si tratta di una mera disquisizione semantica e che la macchina Gima presenta comunque la stessa struttura recitata nell’originaria rivendicazione 1.

B) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Quarto motivo d’appello di Gima/IMA)

Il Tribunale ha erroneamente accertato l’interferenza della macchina di Gima con tutte le rivendicazioni del brevetto EP 151, ad eccezione della rivendicazione 5; infatti configurare i formati delle scatole, che vengono riempite con le capsule, significa avvicinare o allontanare le file delle capsule, in base alla configurazione delle scatole da riempire, a varie distanze a seconda delle necessità.

Il tavolo di re-pitching della macchina contestata non configura invece formati, potendo assumere solo due posizioni (capsule ravvicinate o distanziate), senza possibilità di configurarli con le dimensioni delle scatole; la configurazione viene poi fatta a valle da un altro elemento della macchina.

Pertanto è irrilevante l’argomento del CTU, secondo il quale la macchina di Gima ha tutte le caratteristiche del dispositivo configuratore rivendicato; infatti anche se le caratteristiche sono le stesse, il dispositivo non configura e, quindi, non è un configuratore; nel caso della macchina di Gima il tavolo con i banchi mobili, pur avendo altre caratteristiche rivendicate, non è un configuratore, perché non configura; il dispositivo rivendicato da Cama 1 deve essere in grado di realizzare varie forme di prodotti da inscatolare, come emerge dalle figure 17, 18, 19 e 20 del brevetto, formati che il dispositivo della macchina Gima non è in grado di realizzare, non avendo alcuna libertà di allontanamento e avvicinamento delle file della matrice.

Il Tribunale, anche nel caso del brevetto EP ‘151, ha erroneamente respinto la tesi, secondo la quale la produzione delle macchine contestate per la vendita al cliente canadese non costituisce contraffazione delle rivendicazioni di metodo (che, semmai, verrebbe attuato fuori dal territorio italiano, dove il brevetto azionato da Cama 1 non è efficace); questa statuizione è errata, per tutti i motivi già esposti sul punto della contraffazione indiretta delle rivendicazioni di metodo del brevetto EP ‘612.

C) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine al quarto motivo d’appello di Gima/IMA)

La CTU ha dimostrato come alla distinzione nominalistica, tra “dispositivo configuratore” e “dispositivo di re-pitching”, che controparte pretende di istituire, non fa riscontro nessuna differenza né di struttura, né di funzionamento tra la macchina brevettata e quella che Gima ha realizzato, cosicché la contraffazione non è nemmeno per equivalenti, ma è letterale.

Il C.T.U. infatti ha correttamente osservato che “tale argomentazione non (è) accettabile trattandosi solo di una disquisizione semantica sul nome da dare ad un dispositivo che nella macchina Gima presenta comunque la stessa struttura recitata nelle rivendicazione 1 della domanda in esame, ovvero ‘una matrice di sedi per accoglimento temporaneo di articoli … formata da file di sedi di accoglimento articoli in cui la distanza trasversale tra almeno due di dette file di sedi del configuratore è variabile”.

Il brevetto Cama 1 non rivendica il fatto che il configuratore avvicini le capsule in direzione longitudinale, ma solo il fatto che vi sia un dispositivo configuratore montato sulla macchina; pertanto la differenza, individuata da controparte in relazione al fatto che il configuratore della macchina Gima non avvicinerebbe le capsule in direzione longitudinale, oltre ad essere inesistente, sarebbe comunque irrilevante ai fini della valutazione dell’interferenza.

Quand’anche fosse vero che il dispositivo della macchina Gima non consente di variare a piacere la distanza delle capsule, tale ipotetica differenza (del tutto indimostrata e anzi da escludere in relazione al fatto che il perito descrittore ha rilevato l’esistenza di “un sistema di trasmissione a cinghia che si muove quando si avvicinano due file di sedi”) non sarebbe comunque rilevante ai fini della valutazione dell’interferenza.

Infatti, persino se si potesse prescindere dall’identità della struttura rivendicata con quella di Gima (il che di per sé dà luogo a contraffazione di una rivendicazione di prodotto), rimarrebbe il fatto, a sua volta assorbente, che la descrizione del brevetto Cama 1 (che, in base all’art. 52 D.Lvo 30/2005 e al protocollo interpretativo dell’art. 769 CBE, così indicato dalla parte ma verosimilmente da intendersi 69 CBE) serve appunto a interpretare le rivendicazioni), alle pp. 8 e 9 del brevetto, là dove spiega quali operazioni svolge il configuratore, si riferisce anzitutto proprio a ciò che Gima indica come “re-pitching”.

Proprio “variare la distanza” è ciò che fa la macchina Gima, che, per ammissione di controparte, può assumere le posizioni “prodotti ravvicinati – prodotti distanziati”, che rappresenta una forma di attuazione dell’invenzione, essendo indifferente che tale variazione di distanza avvenga su due sole posizioni oppure in continuo.

In ogni caso il brevetto Cama 1 non rivendica (limitativamente) nessuna specifica funzione del configuratore, rientrando quindi nell’ambito di protezione tutte le funzioni che la struttura rivendicata può svolgere nell’ambito del macchinario.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene infondato il quarto motivo d’appello proposto da Gima/IMA.

Innanzi tutto il CTU ha accertato che “dal verbale della descrizione giudiziale della macchina Gima e dalla descrizione del suo funzionamento riportata alle pagg. 48-49 della prima memoria attorea (NdR cioè di Gima/IMA) risulta evidente che tale macchina presenta tutte le suddette caratteristiche a) – f) elencate nella rivendicazione 1 di EP ‘151 e quindi chiaramente interferisce con tale privativa …. Il CT attoreo sostiene la non interferenza della macchina Gima con EP ‘151, basandosi sul significato da dare ai termini ‘dispositivo configuratorè e ‘dispositivo di re-pitching’, l’interpretazione attorea essendo che si tratti di due diversi tipi di dispositivo. Lo scrivente CTU ritiene tuttavia che tale argomentazione non sia accettabile, trattandosi solo di una disquisizione semantica sul nome da dare ad un dispositivo, che nella macchina Gima presenta comunque la stessa struttura recitata nella rivendicazione 1 della domanda in esame, ovvero una matrice di sedi per accoglimento temporaneo di articoli formata da file di sedi di accoglimento articoli, la cui distanza trasversale tra almeno due di dette file di sedi del configuratore è variabile”.

Come sopra esposto, nel presente appello Gima/IMA ha sostenuto che la differenza tra il configuratore della macchina di Cama 1 e il re-pitching della macchina di Gima è costituito dal fatto che il primo è in grado di distanziare le file di capsule da inscatolare in modo continuo tra una posizione accostata e una posizione distanziata, mentre il re-pitching della macchina di Gima è in grado di distanziare le file solo nella posizione accostata o nella posizione distanziata.

A prescindere dal fatto che il CTU non ha verificato tale più limitata possibilità di azione della macchina di Gima rispetto alla macchina di Cama 1, è evidente che questa circostanza non esclude affatto la contraffazione in presenza di una struttura della macchina accertata come identica, solo perché il dispositivo, strutturalmente identico della macchina di Gima (a prescindere dal nome con cui è designato), consente solo una parte e non la totalità delle possibilità operative della macchina brevettata.

Con riguardo all’eccezione, sollevata da Gima/IMA, in ordine al fatto che la contraffazione delle rivendicazioni di procedimento di EP ‘151 sarebbe comunque avvenuta ad opera solo di Mother Parkers e quindi solo in territorio canadese, dove il brevetto in questione non esplicava efficacia, si rinvia a quanto sopra esposto nella trattazione della Terza Questione, relativa all’accertata contraffazione del brevetto EP ‘612.

In conclusione, quindi, rilevato che Gima/IMA nessun’altra censura ha mosso alla statuizione del Tribunale in ordine all’accertata contraffazione di tutte le altre rivendicazioni del brevetto, questo deve ritenersi contraffatto, come dichiarato dal Tribunale, con riguardo a tutte le sue rivendicazioni, eccettuata la n. 5 (già 6).

PARTE SECONDA: IL RISARCIMENTO DEL DANNO LAMENTATO DA CAMA 1

Come sopra accertato, è risultato che la macchina astucciatrice FTB 549-C, venduta da Gima/IMA a Mother Parkers, quale componente di cinque linee complete di imballaggio, costituiva contraffazione delle rivendicazioni n. 16, 17, 18 e 19 del brevetto EP ‘612 e di tutte le rivendicazioni, eccetto la 5, del brevetto EP ‘151, di cui è titolare Cama 1; pertanto quest’ultima ha diritto di ottenere da Gima/IMA il risarcimento, secondo quanto previsto dall’art. 125 D.Lvo 30/2005.

Prima questione: il diritto al lucro cessante o, in alternativa, alla restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione.

A) Il Tribunale, con la sentenza definitiva 12257/2017, ha determinato il danno subito da CAMA 1 1 nella misura di € 231.652,00, ritenuta la royalty ragionevole ai sensi dell’art. 125 c.2 D.Lvo 30/2005, con rivalutazione monetaria della somma suddetta con cadenza annuale e applicazione del tasso di interesse legale dal 1.1.2013 al saldo, per i motivi di seguito esposti:

. la sentenza non definitiva aveva accertato che “si deve ritenere che Cama 1 non avrebbe potuto vendere la sua astucciatrice alla società canadese, con la conseguenza che il risarcimento domandato non possa che essere commisurato alla sola royalty ragionevole su quei brevetti che si può ritenere essere stati contraffatti dalla macchina di Gima.”;

. la suddetta indicazione e definizione del criterio di determinazione del danno risarcibile costituisce uno specifico vincolo per la decisione, che deve essere adottata con la sentenza definitiva, in quanto, in caso di pronuncia non definitiva, o parziale, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell’intervenuta pronuncia;

. nella fattispecie in esame appariva inequivoco, dal testo della sentenza riportato, che tale sentenza aveva già deciso e fatto proprio il ricorso al criterio dell’equa royalty, quale unico riferimento per la determinazione del danno risarcibile sulla base della valutazione degli elementi emersi in corso di causa e con espressa esclusione di ogni altro parametro desumibile dall’art. 125 D.Lvo 30/2005;

. l’analisi delle rilevazioni nazionali ed internazionali dei settori ritenuti più rappresentativi rispetto al settore dello sviluppo e produzione di macchine per l’imballaggio da impiegare nell’industria alimentare ha condotto il CTU ad individuare il tasso di royalty medio del settore “machines/tools” come pari a circa il 5% dei ricavi;

. i ricavi complessivamente conseguiti da GIMA s.p.a., a seguito della vendita delle cinque macchine astucciatrici implementanti le soluzioni brevettuali di CAMA 1 s.p.a., risultano complessivamente pari ad € 2.895.652, con conseguente stima in € 144.783 della royalty ragionevole che GIMA s.p.a. avrebbe dovuto corrispondere a CAMA 1 s.p.a., qualora avesse richiesto ed ottenuto dalla stessa la licenza per l’utilizzazione dei brevetti, di cui è causa (valore riferito al 2012);

. il criterio della royalty media, ai fini dell’applicazione dell’art. 125 c. 2 D.Lvo 30/2005, in quanto criterio di risarcimento solo minimale, nel caso di violazione brevettuale, può e deve essere integrato al fine di garantire un’equa riparazione della violazione e di indennizzare tutte le perdite, effettivamente subite dalla parte lesa, al fine di evitare che il risultato del calcolo non sia economicamente premiale per l’autore della contraffazione del brevetto;

. pertanto in via equitativa la royalty, applicabile al caso di specie, doveva essere determinata nella misura dell’8% anziché del 5% dei ricavi complessivi derivati dalla vendita delle astucciatrici, così determinando il danno risarcibile a tale proposito nella misura di € 231.652;

. poiché detta somma è riferibile a vendite eseguite tra il 2012 ed il 2013, essa dovrà essere soggetta a rivalutazione monetaria con cadenza annuale ad all’applicazione del tasso di interesse legale dalla data del 1.1.2013 fino all’effettivo saldo.

B) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

1) La statuizione vincolante della sentenza non definitiva in ordine al criterio da utilizzare per la determinazione del risarcimento del danno da lucro cessante.

(Terzo motivo d’appello di Cama 1)

La sentenza non definitiva del Tribunale di Milano, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza definitiva, non si era in realtà pronunciata in ordine alla domanda di Cama 1 di risarcimento del danno emergente e di retroversione degli utili dei contraffattori, circostanza confermata dalla formulazione del quesito sottoposto al Consulente tecnico contabile, a cui era stato chiesto di determinare non solo la royalty ragionevole, che i contraffattori avrebbero dovuto corrispondere a Cama 1, ma anche il danno emergente e gli utili marginali conseguiti dalle società IMA “in relazione alla vendita delle cinque macchine di cui si discute”, precisando anzi che tale calcolo doveva prendere in considerazione (conformemente agli accertamenti operati dalla sentenza non definitiva sul punto) anche “la parte di detti utili che possa essere imputata alla scelta di adottare nella propria linea di packaging le soluzioni ritenute in contraffazione”.

La domanda di retroversione degli utili conseguiti mediante la contraffazione, a norma dell’art. 125 c 3° D.Lvo 30/2005 non può essere considerata “dipendente” dall’accertamento, operato dalla sentenza non definitiva sul lucro cessante e sulla liquidazione di esso, essendo pacificamente non un criterio per tale liquidazione, ma una sanzione autonoma, che dev’essere chiesta dal titolare del diritto leso (come Cama 1 ha fatto) e che sarebbe dovuta “in ogni caso”, come recita testualmente la norma.

Pertanto, nel caso di specie nessun vincolo poteva trovare nella sentenza non definitiva il Tribunale per decidere nel merito con la sentenza definitiva anche la domanda di Cama 1 di retroversione degli utili del contraffattore.

2) Il diritto del titolare del brevetto di ottenere la restituzione degli utili conseguiti dall’autore della violazione.

(Quarto motivo d’appello di Cama 1)

Qualora si ritenesse che la sentenza non definitiva abbia escluso il diritto di Cama 1 alla retroversione degli utili del contraffattore sulla base dell’assunto che, non potendo Cama 1 vendere le proprie macchine, realizzate in attuazione dei suoi brevetti di cui è causa, alla Mother Parkers, il suo mancato utile sarebbe stato pari solo ad una royalty ragionevole per la concessione in licenza di tali brevetti, a norma dell’art. 125 c 2 D.Lvo 30/2005, tale esclusione comporterebbe un errore di diritto, essendo del tutto pacifico che gli utili del contraffattore possano anche essere superiori al lucro cessante del titolare del diritto violato, essendo ciò testualmente previsto dall’art. 125 c. 3 D.Lvo 30/2005.

3) La determinazione dell’entità degli utili conseguiti dall’autore della violazione (cd. vendite trainate e rilevanza del margine operativo lordo).

(Quinto motivo d’appello di Cama 1)

Il CTU ha accertato in fatto che, senza lo specifico macchinario contraffattorio, Gima/IMA non avrebbero venduto l’intero impianto, cosicché il profitto, conseguito dalla vendita dell’intera linea di imballaggio (vale a dire delle linee di imballaggio n. 4, 5, 6, 7 e 8), è interamente causalmente imputabile alla contraffazione, che ne costituisce la condicio sine qua non, e quindi deve essere interamente restituito Cama 1.

Il C.T.U. infatti ha evidenziato come dai documenti acquisiti nella consulenza sia emerso con chiarezza:

. da un lato, come “Mother Parkers abbia scelto il fornitore in funzione dell’esperienza e delle capacità tecniche e professionali del medesimo, fra le quali ha assunto un ruolo rilevante la possibilità di implementare nella fase di astucciamento la tecnologia brevettata da Cama 1”,

. dall’altro lato, che “si ha chiara ed univoca evidenza documentale che fin dall’inizio dei rapporti, prima con Cama 1 e poi con Gima, MotherParkers si sia sempre orientata, per evidenti ragioni di efficienza funzionale, verso la scelta di acquisto di intere linee di packaging da un medesimo fornitore e mai verso l’acquisto da più fornitori delle singole macchine che compongono la linea”.

Il CTU ha correttamente determinato in € 6.065.558 l’utile complessivo, conseguito da Gima/IMA, sulla base del margine operativo lordo (cd. MOL), escludendo cioè dal calcolo i costi fissi o di struttura, che sarebbero in ogni caso stati sostenuti da Gima/IMA, anche in assenza della produzione e della vendita del macchinario in questione, ed includendo invece i soli costi incrementali, quelli cioè che il produttore ha dovuto sostenere solo per produrre il suddetto macchinario.

Il CTU ha quindi correttamente escluso dai costi imputabili alle commesse in questione:

. il margine “infragruppo conseguito da altre società del Gruppo IMA per l’effettuazione di alcune lavorazioni necessarie per la produzione delle linee di packaging”, in quanto “i corrispettivi riconosciuti da Gima SpA alle altre realtà (divisioni e società) del Gruppo IMA per lo svolgimento di alcune lavorazioni e/o per l’acquisto di beni, comprendono un margine infragruppo, che costituisce un costo effettivamente sostenuto da Gima s.p.a., ma che è destinato ad elidersi nel processo di consolidamento dei risultati economici delle controllate e/o collegate nel risultato economico di I.M.A. Industria Macchine Automatiche SpA che, per tale via, ne viene a beneficiare azzerando così il relativo costo”;

. le percentuali del c.d. “overhead forfettariamente applicate da Gima ad alcuni costi di commessa”, in quanto “tali componenti di costo non si riferiscono a specifici costi variabili di produzione, sostenuti in via incrementale da Gima per la realizzazione delle linee di packaging oggetto di indagine, ma a costi fissi di struttura comuni a più produzioni e ad esse attribuiti in via forfettaria”;

. i costi di struttura “imputati ai costi relativi alle lavorazioni interne”, essendo “emersa la prassi contabile di Gima consistente nell’imputare ai predetti costi anche una quota parte di costi comuni”;

. le “royalties e i costi commerciali ed amministrativi imputati alle singole commesse”, in quanto “il costo sostenuto a tale titolo da Gima non ha natura di royalty pagata per l’utilizzo dei brevetti di titolarità di Cama 1, non avendo alcuna attinenza con la produzione delle cinque linee di packaging, ma rappresenta solo il ristoro del danno subìto da MotherParkers quale conseguenza della violazione da parte di Gima dei brevetti in titolarità di Cama 1”.

Erroneamente però il C.T.U. ha ritenuto che, del suddetto intero profitto, dovesse esserne restituito a Cama 1 solo una parte, alternativamente indicata o nel 25% o nel 50% del totale.

4) La determinazione dell’entità della royalty ragionevole.

(Sesto motivo d’appello di Cama 1)

Il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo dell’equa royalty non è quello generato dalla mera vendita delle cinque macchine astucciatrici, in sé considerata, dovendosi considerare anche la quota parte delle “prestazioni indivise connesse a servizi di installazione, di training, di assistenza, trasporto e assicurazione”, tutti riferibili alle linee di packaging vendute, di cui sono parte le macchine astucciatrici, prestazioni accessorie che, secondo i calcoli del C.T.U., portano il fatturato effettivo della vendita delle cinque macchine astucciatrici (sul quale calcolare la royalty) a complessivi € 3.296.770,00; per conseguenza l’importo della royalty dovrebbe essere incrementato sino a un minimo di 263.741,60 Euro, importo ottenuto appunto applicando il tasso di maggiorazione del 8%, fissato dalla sentenza, sul reale fatturato conseguito da Gima, vendendo le cinque macchine astucciatrici contraffattorie.

5) Il momento della decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi sull’importo liquidato.

(In ordine al quinto motivo d’appello di Gima/IMA ultima parte)

Il Tribunale ha correttamente disposto la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, che devono essere riconosciuti a Cama 1 sull’intero importo a lei dovuto per l’attività illecita di Gima/IMA, dal 1.1.2013, in quanto le trattative tra Gima e Mother Parkers si sono necessariamente svolte tutte nel 2012, come conferma il fatto che le macchine contraffattorie “sono state trovate ancora in costruzione durante le operazioni di descrizione del febbraio 2013” (circostanza che presuppone necessariamente che le stesse fossero state ordinate qualche mese prima) e quattro su cinque degli “Order Confirmation” delle intere linee di packaging sono datati 2012 (in particolare il C.T.U. ha rilevato che la linea 4 è stata ordinata il 27.12.2012; la linea 5 è stata ordinata il 15.6.2012; la linea 6 è stata ordinata il 27.12.2012; la linea 7 è stata ordinata il 15.6.2012; e solo la linea 8 è stata ordinata il 22.2.2013).

C) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha ritenuto parzialmente corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

1) La statuizione vincolante della sentenza non definitiva in ordine al criterio da utilizzare per la determinazione del risarcimento del danno da lucro cessante.

(In ordine al terzo motivo d’appello di Cama 1)

Da una lettura completa della sentenza non definitiva si evince chiaramente che il Giudice nella sentenza non definitiva, accertata l’impossibilità di Cama 1 di vendere le proprie astucciatrici a Mother Parkers, abbia ritenuto che, tra i vari rimedi chiesti da Cama 1, l’unico applicabile potesse essere quello della royalty ragionevole ed eventualmente quello del danno emergente.

2) Il diritto del titolare del brevetto ad ottenere la restituzione degli utili conseguiti dall’autore della violazione

(In ordine al quarto motivo d’appello di Cama 1)

L’attuale articolo 125 D.Lvo 30/2005 è stato introdotto dall’art. 17 D.Lvo 140/2006, in forza della legge delega 62/2005, che all’art. 1 ha delegato il governo a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2004/48/CE.

La suddetta Direttiva europea prevede il diritto del titolare della privativa violata di vedersi rivertere gli utili realizzati dal contraffattore, solo nel caso in cui l’illecito non sia sorretto dalla presenza dell’elemento soggettivo (cioè solo nel caso della cd. contraffazione incolpevole).

Il legislatore italiano, invece, eccedendo la delega conferita dal Parlamento al Governo per il recepimento di tale direttiva, ha previsto il rimedio della retroversione degli utili “in ogni caso”; pertanto per non incorrere in inaccettabili antinomie con quanto previsto dalla normativa comunitaria, la norma dell’art. 125 c 3 D.Lvo 30/2005, deve essere interpretata nel senso di ritenere l’espressione “in ogni caso” riferita ai (soli) casi in cui il contraffattore non versi in colpa né sia animato da dolo; attribuire una sorta di natura “reale” alla retroversione degli utili, significherebbe tradire la ratio della norma in palese violazione delle sue (vincolanti) regole di interpretazione autentica, quali sono i “Considerando” (in questo caso quelli n. 25 e 26) di una direttiva comunitaria.

Nel caso di specie, seguendo la tesi avversaria, Gima dovrebbe corrispondere utili che Cama 1 non avrebbe mai potuto realizzare, in virtù dei richiamati accordi di esclusiva con Keurig; se è vero che la contraffazione non deve arricchire il contraffattore, è altrettanto vero che essa non dovrebbe neppure arricchire il titolare del brevetto.

L’art. 125 D.Lvo 30/2005, pur essendo norma speciale, altro non è che una particolare forma di quantificazione del danno derivante da fatto illecito (contraffazione), prevedendo un indennizzo per il soggetto leso; la contraffazione di un titolo di proprietà intellettuale è cioè species del più ampio genus dell’illecito aquiliano che, secondo quanto dispone l’art. 2043 c.c., è integrato allorquando vi sia un fatto ingiusto; quando però l’avente diritto ha prestato il consenso alla condotta causalmente legata al fatto ingiusto, l’illiceità (o l’ingiustizia, che dir si voglia) viene meno.

Nella fattispecie in esame, Cama 1, con l’accordo concluso il 10.3.2013, ha espressamente autorizzato Gima a produrre e fornire l’astucciatrice a Mother Parkers, quantificando (a priori e indipendentemente dall’esito del giudizio) il prezzo del proprio consenso a tale condotta; con la clausola 2 a) dell’accordo, infatti, Mother Parkers si è impegnata a pagare a Cama 1 un indennizzo una tantum per un importo di € 288.000, mentre Cama 1 si è impegnata a non opporsi alla richiesta di Gima e Mother Parkers di essere autorizzate rispettivamente a produrre e fornire, senza ulteriori ritardi o interferenze, e di farsi produrre e ricevere, senza ulteriori ritardi o interferenze, le macchine non ancora consegnate.

3) La determinazione dell’entità degli utili conseguiti dall’autore della violazione (cd. vendite trainate e rilevanza del margine operativo lordo).

(In ordine al quinto motivo d’appello di Cama 1)

Mother Parkers, per la fornitura della commessa in questione, si è rivolta a Gima in prima istanza, perché Gima aveva una grande esperienza nella realizzazione delle macchine riempitrici e ha acquistato da Gima le intere linee, perché voleva un solo fornitore e non una serie di fornitori che avrebbero poi dovuto essere coordinati tra di loro.

Da nessun documento risulta che la società canadese avesse deciso di acquistare anche altre macchine da Gima, solo dopo aver visto l’offerta per le astucciatrici; anzi, risulta il contrario, cioè vista l’offerta della riempitrice, la società canadese ha deciso di acquistare anche le altre macchine.

Cama 1 ha rinunciato alla fornitura essendo legata, per quel tipo di capsula, da un accordo di esclusiva con la società Keurig.

Mother Parkers ha confermato per iscritto di aver scelto Gima per la sua esperienza nella tecnologia del riempimento delle capsule e, in generale, nelle macchine per il packaging del caffe e del the, che vengono realizzate dal gruppo IMA da decenni.

Il criterio del MOL per determinare l’importo da restituire al titolare del diritto leso, non è applicabile, in quanto, per un verso, è necessario evitare che a Cama 1 vengano attribuiti utili non causalmente connessi con la contraffazione e, per altro verso, è necessario prevenire un’inammissibile duplicazione del pagamento, che l’appellante riceverebbe come ristoro per il danno cagionatole dall’illecito contraffattorio.

Deve invece essere adottata una modalità di calcolo che tenga conto solo degli utili netti conseguiti da Gima (che scontano i ricavi anche dei costi fissi, non computati nel calcolo del MOL); questa scelta, oltre che più consona a ragioni di equità sostanziale (al fine di evitare che si finisca con una overcompensation di Cama 1 con utili che non avrebbe mai potuto realizzare), è più fedele al dettato normativo dell’art. 125 c. 3 D.Lvo 30/2005, che non obbliga a rivertere i benefici realizzati dall’autore della violazione (per il cui calcolo il ricorso al MOL sarebbe stato accettabile), bensì obbliga alla retroversione dei soli utili percepiti dall’autore della violazione.

Nella seconda relazione, il CTU ha calcolato l’utile di Gima realizzato con le cinque astucciatrici, prendendo correttamente in considerazione il fatturato specifico di queste macchine e non più (come fatto invece nella prima relazione) il fatturato delle intere linee, da cui ricavarne una frazione, ma ha commesso alcuni errori.

Con riguardo al ricavato della vendita, il CTU presume erroneamente che il ricavo dell’installazione, dell’addestramento del personale, del trasporto e dell’assicurazione di ciascuna astucciatrice sia pari al 26-29% del ricavo delle suddette attività relative all’intera linea.

Tuttavia, tale presunzione non è attendibile, visto che il ricavo dell’installazione e dell’addestramento sono determinati da una pluralità di variabili, cioè la complessità delle macchine (e nel presente caso la macchina più complessa in assoluto era la riempitrice), dalla preparazione del personale del cliente e dal numero delle forniture, così come è più costoso trasportare ed assicurare la macchina più pesante e più costosa (cioè la riempitrice).

In questa situazione non è possibile semplicemente dividere l’importo totale per il numero delle macchine (tre) fornite con ciascuna linea, sarebbe invece stato necessario verificare (guardando i documenti di trasporto e i rendiconti del monte-ore impiegate dai dipendenti Gima per l’installazione e per l’addestramento relativo alle singole macchine della linea) qual era la quota parte di queste voci globali di ricavo per ciascuna delle macchine della linea fornita.

Pertanto, l’unico ricavo che potrà essere tenuto in considerazione da parte del Collegio ai fini dell’eventuale calcolo del MOL delle astucciatrici (anche se si tratta di un criterio del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente causa), dovrà essere quello usato come riferimento per il calcolo del risarcimento del danno secondo il criterio della royalty ragionevole (cioè € 2.895.652).

Con riguardo ai costi di produzione del macchinario:

. in primo luogo non dovranno essere depurati da presunti cd. overheads, dato che Gima, contrariamente a quanto presunto dal CTU, ha dimostrato l’inesistenza di overheads, come si desume dalla tabella prodotta in primo grado;

. in secondo luogo non dovranno essere depurati da presunti costi infragruppo, in quanto Gima ha prodotto l’elenco dei fornitori.

Nel calcolo dei costi devono inoltre essere considerati i costi di commercializzazione e vendita delle astucciatrici, che non sono costi di struttura, ma costi incrementali affrontati dall’azienda ogni volta che essa affronta le spese relative alla presentazione della macchina al cliente, costi del personale dedicato alla trattativa commerciale, eventuali viaggi.

4) La determinazione dell’entità della royalty ragionevole.

(Quinto motivo d’appello di Gima/IMA)

Se lo scopo della maggiorazione della percentuale della royalty è quello di “indennizzare tutte le perdite effettivamente subite dalla parte lesa”, come ritenuto dal Tribunale, nel caso di Cama 1 l’unico indennizzo dovrebbe riguardare proprio la mancata percezione della royalty media del settore e non di una royalty maggiorata, che nessun fornitore al posto di Gima (né tantomeno la stessa Gima) avrebbe accettato; per questo motivo, la royalty non dovrà essere maggiore del 5% del ricavato, individuata dal CTU come quella più appropriata per il settore di riferimento.

(In ordine al sesto motivo d’appello di Cama 1)

La royalty ragionevole deve essere calcolata sul ricavato dalle sole macchine astucciatrici e non anche sul corrispettivo di servizi accessori; correttamente, quindi, la sentenza definitiva ha calcolato la royalty solo sul fatturato, generato dalla vendita delle astucciatrici oggetto della contestazione.

Il CTU, peraltro, non ha affatto dimenticato il fatturato generato dai servizi collegati alla fornitura delle macchine, ma ha espressamente escluso che tali corrispettivi possano essere considerati ai fini del calcolo della royalty.

5) Il momento della decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi sull’importo liquidato.

(Quinto motivo d’appello di Gima/IMA ultima parte)

Considerato che il fatto che avrebbe comportato il danno lamentato da Cama 1 è la vendita (accettazione dell’offerta da parte di Gima o, addirittura, il pagamento del corrispettivo delle macchine da parte di Mother Parkers) e che la vendita delle singole macchine si è perfezionata in vari momenti tra l’anno 2012 e 2013, oltre il fatto che quasi tutti i pagamenti relativi a dette macchine sono stati ricevuti da Gima nel 2013, la rivalutazione monetaria e gli eventuali interessi legali devono essere calcolati specificatamente per ciascuna macchina, oppure (se dovessero essere calcolati cumulativamente) dalla fine dell’anno 2013.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

1) La statuizione vincolante della sentenza non definitiva in ordine al criterio da utilizzare per la determinazione del risarcimento del danno da lucro cessante.

La Corte ritiene del tutto irrilevante il terzo motivo d’appello proposto da Cama 1.

Infatti, quand’anche il Tribunale di Milano nella sentenza definitiva impugnata avesse errato nel ritenere che nella sentenza non definitiva, già pronunciata, fosse già statuito che, in conseguenza della contraffazione da parte di Gima/IMA dei brevetti EP ‘612 (di cui era stata altresì accertata la validità parziale) ed EP 151 (di cui era stata altresì accertata la validità totale), di cui era titolare Cama 1, quest’ultima aveva diritto esclusivamente all’equa royalty, quale unico riferimento per la determinazione del danno risarcibile, nel presente giudizio d’appello Cama 1 ha proposto impugnazione, previa formulazione della riserva nel giudizio di primo grado, anche nei confronti della sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Milano.

Pertanto la Corte è in ogni caso chiamata ad accertare se, in conseguenza della contraffazione rilevata, Cama 1 ha diritto alla cd. “retroversione degli utili”, come richiesto da Cama 1 (già nel giudizio di primo grado) ovvero ha diritto esclusivamente alla corresponsione dell’equa royalty, come deciso dal Tribunale, sia che tale statuizione fosse effettivamente già contenuta nella sentenza non definitiva (come ritenuto dal Tribunale con la sentenza definitiva), sia che tale statuizione sia invece contenuta soltanto nella sentenza definitiva (in cui il Tribunale ha ritenuto di essere vincolato al criterio che avrebbe erroneamente accertato essere contenuto nella sentenza non definitiva)

2) Il diritto del titolare del brevetto ad ottenere la restituzione degli utili conseguiti dall’autore della violazione

La Corte ritiene fondato il quarto motivo d’appello proposto da Cama 1.

Innanzi tutto si evidenzia che, dalla contraffazione rilevata, Cama 1 non ha subito alcuna perdita di guadagno, atteso che è del tutto pacifico tra le parti che Cama 1, in quanto vincolata da un patto di fornitura esclusiva con Keurig, non avrebbe potuto vendere la sua macchina astucciatrice a Mother Parkers, in quanto concorrente di Keurig nel mercato nordamericano; d’altro canto, Cama 1 ha anche riferito che Mother Parkers aveva dapprima contattato la stessa Cama 1 per acquistare da lei le macchine astucciatrici e che lei aveva respinto la richiesta proprio perché il patto suddetto le impediva di vendere le sue macchine nel mercato nordamericano a clienti diversi da Keurig.

Pertanto la vendita illecita effettuata da Gima/IMA ha procurato un utile a questa società, ma non ha sottratto alcun guadagno a Cama 1.

L’art. 125 c. 3 D.Lvo 30/20056, però, chiaramente prevede la possibilità per il titolare del diritto leso di chiedere (come è avvenuto nella fattispecie in esame), in sostituzione del risarcimento del lucro cessante, la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, anche nel caso in cui l’ammontare di tali utili superi l’ammontare della perdita di guadagno subita.

L’eccezione di incostituzionalità dell’art. 125 c. 3 D.Lvo 30/2005 (come sopra interpretato atteso il chiaro tenore letterale), sollevata da Gima/IMA per eccesso di delega è manifestamente infondata.

L’attuale articolo 125 D.Lvo 30/2005 è stato introdotto dall’art. 17 D.Lvo 140/2006, in forza della legge delega 62/2005, che, all’art. 1, ha delegato il governo a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2004/48/CE, il cui art. 13 prevede:

“ Risarcimento del danno.

1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni:

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;

b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati”.

La direttiva europea distingue tra il contraffattore consapevole e il contraffattore inconsapevole:

– Con riguardo al contraffattore consapevole, il risarcimento può essere determinato alternativamente:

a) dall’entità delle conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa e i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, nonché da elementi non economici quale il danno morale;

b) oppure da una somma forfettaria, che comprenda almeno l’importo dei diritti che il contraffattore avrebbe dovuto pagare qualora avesse chiesto l’autorizzazione per l’uso della privativa.

– Con riguardo al contraffattore inconsapevole il risarcimento può essere determinato solo in misura pari al recupero dei profitti o ai danni che possono essere predeterminati; pare evidente, però, che tale risarcimento non può mai essere superiore a quello posto a carico del contraffattore consapevole.

Pare altresì evidente che anche l’ipotesi di risarcimento di cui alla lettera a) del suddetto art. 13 c. 1 della Direttiva 2004/48/CE per il caso di violazione commessa dal contraffattore consapevole possa avere ad oggetto anche i profitti realizzati dall’autore della violazione (visto il riferimento a “i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione”) senza alcuna specifica limitazione; pertanto, secondo la disciplina contenuta nella direttiva europea, il profitto realizzato dal contraffattore consapevole (che costituirebbe il danno da risarcire al titolare del diritto leso) potrebbe anche essere maggiore rispetto al lucro cessante effettivo (cioè al mancato guadagno subito dalla parte lesa).

In sede di discussione orale, Gima/IMA ha ribadito che l’interpretazione dell’art. 125 D.Lvo 30/2005, qui proposta, costituirebbe un eccesso di delega nell’emanazione dell’art. 17 D.Lvo 140/2006 (che, come detto, ha introdotto il nuovo testo dell’art. 125 D.Lvo 30/2005), ritenendo che la direttiva europea consentisse la retroversione degli utili solo per il caso di contraffattore inconsapevole.

La Corte, come già ricordato, ritiene questa tesi infondata.

Il comma 3 dell’art. 125 D.Lvo 30/2005 introduce, come detto, la possibilità, per il titolare del diritto leso, di ottenere, a sua esplicita richiesta, a carico del contraffattore anche consapevole, anziché il risarcimento commisurato al lucro cessante (determinato in misura pari alla royalty ragionevole, previsto dal comma 2 dello stesso articolo, ovvero in misura pari al suo mancato guadagno effettivo, previsto dal comma 1), il risarcimento commisurato all’importo dei profitti realizzati dall’autore della violazione, quand’anche superiore all’importo del suo mancato guadagno.

Questa disposizione è comunque conforme al comma 1° lett. a) dell’art. 13 della Direttiva europea 2004/48/CE, che, come detto (contrariamente al comma 1 dell’art. 125 D.Lvo 30/2005), non pone alcuna limitazione alla determinazione del risarcimento, spettante al titolare del diritto leso in misura corrispondente ai benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, anche consapevole, anche di importo superiore all’entità della perdita da quello subita.

In conclusione, dunque, l’art. 125 c. 3 D.Lvo 30/2005, introdotto da D.Lvo 140/2006, non ha ecceduto la delega, di cui alla L. 62/2005, che imponeva di dare attuazione alla normativa prevista dalla direttiva 2004/48/CE.

Infine, la conclusione tra Cama 1 e Mother Parkers dell’accordo del 10.3.2013 (che sarà meglio esaminato successivamente), contrariamente a quanto sostenuto da Gima /IMA, non costituisce un’autorizzazione, sia pure successiva al compimento del fatto illecito da parte di Gima/IMA (vale a dire la vendita delle astucciatrici contraffattorie a MotherParkers), idonea a rendere lecito siffatto comportamento e quindi ad escludere qualunque diritto di Cama 1 ad ottenere il risarcimento conseguente, anche nella forma della restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione; ciò in quanto nell’accordo suddetto, che ha chiaramente natura transattiva, è esplicitamente previsto, al punto 4 delle premesse, che restavano fermi “i diritti di Cama azionati contro Gima (incluso il diritto al risarcimento integrale dei danni/alla reversione degli utili) per l’asserita contraffazione del brevetto/domande di brevetto di cui sopra posta in essere da Gima con la produzione e commercializzazione dei suoi macchinari modello FTB 549-C (inclusi i macchinari già forniti o da fornire a MP)” e alla clausola 4 che “Cama non rinuncia in alcun modo al suo diritto di azionare tutti i suoi diritti contro Gima incluso il diritto all’integrale risarcimento dei danni/alla retroversione degli utili per l’allegata contraffazione dei Brevetti e la concorrenza sleale posta in essere da Gima attraverso la produzione e la commercializzazione dei macchinari modello FTB 549-C, inclusi i Macchinari già forniti o da fornire a MP.”

In altre parole, dall’accordo del 10.3.2013 emerge chiaramente la volontà delle parti – e in particolare, per quel che interessa, di Cama 1 – di non rinunciare con tale accordo a far valere i diritti di Cama 1 nei confronti di Gima/IMA per ottenere quanto spettante alla prima (anche a titolo di restituzione degli utili) in conseguenza del fatto illecito commesso dalla seconda.

3) La determinazione dell’entità degli utili conseguiti dall’autore della violazione (cd. vendite trainate e rilevanza del margine operativo lordo).

La Corte ritiene infondato il quinto motivo d’appello proposto da Cama 1 nella parte in cui questa ritiene che il suo diritto alla retroversione degli utili ottenuti da Gima/IMA comprenda tutti gli utili conseguiti dalla vendita dell’intera linea di imballaggio, anziché della sola astucciatrice contraffattoria.

Cama 1, come sopra visto, ritiene che Gima/IMA siano obbligate a trasferirle gli utili conseguiti dalla vendita a Mother Parkers delle cinque linee di imballaggio; ciascuna di tali linee di imballaggio non era però costituita dalla sola macchina astucciatrice (cioè dalla macchina contraffattoria), ma anche da altri macchinari, in particolare dalla macchina riempitrice, dall’autoclave e dalla macchina cartonatrice, che, pur lavorando in linea con la macchina astucciatrice, sono tuttavia macchinari autonomi, che potevano essere utilizzati anche unitamente ad astucciatrici diverse da quella contraffattoria.

Il CTU ha accertato che Gima/IMA dalla vendita delle cinque linee di imballaggio ha ricavato l’importo di € 11.913.878, di cui € 2.955.212 dalla vendita delle cinque astucciatrici, € 7.724.916 dalla vendita degli altri macchinari che componevano la linea di imballaggio ed € 1.233.750 dalla fornitura di servizi accessori riguardanti l’intera linea (vale a dire trasporto, assicurazione, installazione, assistenza, addestramento del personale).

Cama 1 avrebbe avuto diritto al trasferimento degli utili complessivi conseguiti da Gima/IMA dall’intera commessa (cioè dalla vendita per tutte e cinque le linee di imballaggio di tutti i macchinari e i servizi che ne facevano parte) solo nel caso in cui fosse risultato provato che i contratti di vendita in questione erano stati conclusi esclusivamente perché Gima/IMA aveva promesso di fornire a Mother Parkers anche le macchine astucciatrici, incorporanti i trovati oggetto dei brevetti di Cama1.

Nel presente giudizio tale condizione non è stata provata da Cama 1, sulla quale, in quanto reclamante il diritto in questione, gravava l’onere probatorio.

Gima/IMA ha prodotto in giudizio una serie di E.mail scambiate con Mothers Parkers, di cui ha fornito anche un riassunto in lingua italiana, il cui significato non è stato contestato da Cama 1 e che quindi deve ritenersi corretto, e pertanto si riporta:

“1) Email di Liberatore Trombetta (Mother Parkers, di seguito “MP”) a Lorenzo Maldarelli (Gima) del 17.11.2010 con allegato disegno tecnico in risposta alla email di Maldarelli a Trombetta del 16.11.2010. Oggetto emails: Gima conferma alla MP l’invio di una presentazione con DHL (email del 16.11.2010) e MP chiede di cominciare la trattativa partendo dal design della capsula di MP;

2) Email di Maldarelli a Trombetta del 28.11.2010 con allegati 2 file PDF (relativi ai materiali usati per realizzare le capsule di caffe). Oggetto email: Gima presenta materiali con i quali potrebbe essere realizzata la capsula di MP;

3) Email di Maldarelli a Trombetta del 19.12.2010. Oggetto email: Gima sollecita MP a discutere in maggior dettaglio la tecnologia relativa alle capsule (materiali per realizzare la capsula e la sua chiusura, loro comportamento durante l’uso delle capsule etc.);

4) Email di Roberto Francia (Gima/IMA) a Trombetta e Dannis Paynter (MP) del 17.2.2011 con allegati 2 file PDF (offerte di Gima per diverse tipologie di capsule MP) e file DWG con disegni tecnici. Oggetto email: trasmissione prima offerta alla MP (in due versioni, a seconda della tipologia delle capsule scelte da MP) con descrizione e quotazione della macchina riempitrice, dell’autoclave per la riempitrice, della macchina astucciatrice con la possibilità di aggiungere anche cartonatrice.

Trasmissione disegni del layout delle macchine;

5) Corrispondenza email dal 21.2.2011 al 14.3.2011, così composta:

5.1) Email da Francia a Trombetta del 21.2.2011 (sollecito risposta sull’offerta);

5.2) Email da Francia a Trombetta 7.3.2011 (conferma ricevimento campioni delle capsule e richiesta chiarimenti);

5.3) Emails tra Trombetta e Francia del 7.3.2011 (MP promette di fornire aggiornamenti a breve e chiede chiarimenti materiale per il filtro della capsula);

5.4) Email da Francia a Trombetta del 9.3.2011 (discussioni sulle caratteristiche e forma della nuova capsula di MP);

5.5) Email da Trombetta a Francia del 10.3.2011 con un file PDF (forma nuova capsula MP) e un file JPG (foto nuova capsula MP). Oggetto: MP trasmette a Gima informazioni sulla nuova forma della capsula di MP;

5.6) Email da Trombetta a Francia del 14.3.2011. Oggetto: sollecito di invio di una nuova offerta per la nuova forma della capsula MP.

6) Corrispondenza email dal 18.3.2011 al 22.3.2011, così composta:

6.1) Email da Trombetta a Francia del 18.3.2014. Oggetto: MP chiede a Gima chiarimenti ed ulteriori informazioni sul filtro da applicare sulle capsule, e sui processi della sua formazione, applicazione e saldatura;

6.2) Email da Francia a Trombetta del 22.3.2011. Oggetto: Gima precisa che la modifica del materiale per il filtro della capsula MP avrà un impatto sull’efficienza della macchina riempitrice e sul suo costo; Gima descrive caratteristiche tecniche del processo della formazione delle capsule desiderate da MP; Gima precisa che la modifica dell’unita di dosaggio nella macchina riempitrice avrà impatto sul costo di quest’ultima;

7) Corrispondenza email dal 31.3.2011 al 4.4.2011, così composta:

7.1) Email da Trombetta a Francia del 31.3.2011. Oggetto: MP chiede a Gima disegni della parte della macchina riempitrice dove viene formato il filtro per le capsule;

7.2) Email da Francia a Trombetta del 4.4.2011 con allegati 2 file word (uno contiene l’elenco delle penali per la terminazione del contratto prima della consegna della macchina; l’altro contiene bozza del testo di garanzia del fornitore) e 2 file PDF (uno riguarda la descrizione della procedura di Gima di controllo dell’efficienza della macchina riempitrice e l’altro la proposta tempistica della realizzazione e fornitura della macchina). Oggetto: Gima conferma alla MP che farà ulteriori verifiche sulla modifica del profilo delle pareti della capsula MP e trasmette alla stessa documenti commerciali relativi alla procedura di controllo di efficienza della macchina riempitrice, bozza della garanzia e proposta penali per terminazione del contratto prima della consegna della macchina;

7.3) Email da Trombetta a Francia del 4.4.2011. Oggetto: MP chiede a Gima di ricevere l’offerta aggiornata con varie modifiche relative al nuovo filtro, costi di trasporto, penali per la terminazione del contratto, tempistica della realizzazione del progetto, garanzie etc.;

8) Email da Annalisa Ducci (Gima) a Paynter (MP) del 20.5.2011 con allegati 2 file PDF (uno con la revisione dell’offerta di Gima per MP e l’altro con la tempistica della realizzazione del progetto) e un file word con la bozza dell’accordo di riservatezza. Oggetto: trasmissione della offerta rivista per la realizzazione e la fornitura della linea per il riempimento e il packaging delle nuove capsule di MP, linea così composta: macchina riempitrice n. 595/6 con autoclave; macchina astucciatrice n. FTM549; macchina cartonatrice n. CP18;

9) Email da Ducci a Trombetta del 25.5.2011 con allegati 3 file PDF (il primo con dati del materiale da usare per la chiusura delle capsule, il secondo con descrizione dei componenti elettronici da usare nella macchina, il terzo con il disegno del layout della linea). Oggetto: Gima informa MP di aver avviato lavori preparativi per la realizzazione della linea e segnala l’importanza di ricevere campioni delle capsule aventi la forma definitiva, nonché l’importanza di determinare le questioni relative all’apposizione dei codici sulle capsule e sugli astucci. Gima invia alla MP l’elenco dei fornitori di alcuni componenti elettronici delle proprie macchine e conferma che le macchine sono dotate delle soluzioni tecniche di controllo di corretto riempimento delle capsule e del corretto numero delle capsule nei singoli astucci;

10) Email da Trombetta a Francia del 29.6.2011 con allegati 2 file PDF (il primo contenente la relazione di MP sul progetto e il secondo l’elenco delle attività sperimentali e di test da svolgere all’inizio del progetto). Oggetto: MP manda a Gima una relazione nella quale indica i motivi per i quali ha scelto Gima come partner commerciale, illustra le proprie aspettative sulle performance della capsula, descrive caratteristiche dettagliate della capsula, del suo filtro, indica quali sono le responsabilità principali delle parti e descrive il prossimo passo nel progetto consistente nel test dell’efficacia del filtro e la qualità della tecnologia di Gima per la rimozione dell’ossigeno dalle capsule.

Il CTU ha, a sua volta, riportato altre E.mail, scambiate tra le parti, ritenute rilevanti, che si riportano nella traduzione in italiano dell’estensore:

E.mail del 5 dicembre 2010 da Gima a Mother Parkers – “Il progetto ha come obiettivo realizzare una linea completa per capsule di caffè basata su uno specifico design brevettato da Mother Parkers…”;

E.mail del 19 dicembre 2010 da Gima a Mother Parkers – “…Gima potrebbe produrre tutte le macchine, tuttavia non siamo in grado di gestire la tecnologia specifica delle capsule che deve essere di vostra spettanza”;

E.mail del 16 febbraio 2011 da Mother Parkers a Cama: “Saremmo sicuramente alquanto interessati a un modello alternativo, per ridurre drasticamente il materiale di cartone”;

E.mail del 17 febbraio 2011 da Gima a Mother Parkers – “…ci pregiamo di allegare la nostra migliore proposta relativamente a quanto segue: – Preventivo per linea di riempimento e confezionamento capsule destinata alle capsule e agli imballaggi di dimensioni “A1”. Preventivo per linea di riempimento e confezionamento capsule destinata alle capsule e agli imballaggi di dimensioni sia “A1” sia “C”;

E.mail del 15 marzo 2011 da Cama a Mother Parkers – “Vincenzo, per cortesia inviami un preventivo per l’opzione di imballo automatico delle scatole in normali contenitori scanalati (RSC) per la spedizione”;

E.mail del 22 marzo 2011 da Mother Parkers a Cama: “Devo confrontare il tuo preventivo rispetto a quello degli altri concorrenti. Nessuno possiede competenze equiparabili a Cama”;

E.mail del 29 luglio 2011 da Mother Parkers a Gima con allegato un “briefing tecnico riservato” del seguente tenore: “Gima è il “fornitore” della soluzione per la fabbricazione del(i) prodotto(i) in capsule e sarà responsabile della progettazione, dello sviluppo e della consegna di un’efficiente soluzione di produzione chiavi in mano, in grado di assemblare con efficacia il(i) prodotto(i) in capsule di Mother Parkers. Inoltre, resta inteso che Gima assolve l’ulteriore ruolo di “educatore tecnologico”, e assicurerà un grado adeguato di conoscenza” “dimostrata esperienza nella tecnologia per capsule e base installata; proprietà di IMA e accesso alle ingenti risorse di competenze tecniche e tecnologie di IMA; … capacità ingegneristica – specificamente nella progettazione, integrazione, sincronizzazione di soluzioni di produzione chiavi in mano; da diversi anni già fornitore di Mother Parkers per le macchine per confezionamento di tè, con una storia/reputazione di eccellenza nella progettazione tecnica e nella fornitura”.

Come è del tutto evidente, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti non emerge mai (neppure dalle E.mail evidenziate dal CTU e richiamate da Cama 1) che Mother Parkers ha ordinato la produzione delle linee di imballaggio a Gima/IMA, solo per il fatto che questa aveva promesso di fornire anche l’astucciatrice, incorporante i ritrovati di cui ai brevetti di Cama 1; anzi, a dire il vero, dalla suddetta corrispondenza non emerge in generale alcuno specifico interesse di Mother Parkers per i ritrovati brevettati da Cama 1.

Infatti anche dalla E.mail del 5.12.2010, da Gima a Mother Parkers, e dal “briefing tecnico riservato”, allegato alla E.mail del 29.7.2011, da Mother Parkers a Gima, emerge semplicemente un ovvio interesse di Mother Parkers ad avere un unico fornitore per l’intera linea di imballaggio, ma non vi è alcun riferimento alla particolarità della macchina astucciatrice di Cama 1.

Dalla E.mail del 22.3.2011, da Mother Parkers a Cama, emerge un generico apprezzamento di Mother Parkers per la competenza tecnica di Cama 1 (apprezzamento peraltro mostrato in altre E.mail anche nei confronti di Gima/IMA)

Dalla E.mail del 16.2.2011, da Mother Parkers a Cama, e dalla descrizione tecnica dell’attrezzatura7 allegata alle conferme d’ordine, emerge l’interesse di Mother Parkers, tra l’altro, anche, ma non solo, al conseguimento della riduzione dello scarto del materiale di cartone e della calibrazione della configurazione ottimale della macchina sulla base del modello delle capsule.

Se è vero che i due brevetti in questione avevano attinenza, l’uno (EP ‘612) con la riduzione dello scarto delle scatole, in cui le capsule erano confezionate, per il fatto che venivano inserite nelle scatole a file alterne con la base in basso e con la base in alto, e l’altro (EP ‘151) con la possibilità di configurare la macchina in relazione alle dimensioni delle capsule da inscatolare, tuttavia, come accertato dal CTU, entrambi i suddetti risultati erano raggiungibili, sulla base della tecnica nota, anche con altre macchine già presenti nel mercato; il carattere innovativo dei brevetti di Cama era infatti costituito solo dal fatto che gli stessi consentivano in modo semplice ed efficiente l’annidamento dei prodotti all’interno delle singole file (cf. CTU brevettuale pag. 13 e pag. 32).

Pertanto dalla suddetta corrispondenza intercorsa tra le parti e dalla descrizione tecnica allegata agli ordini di acquisti non emerge alcun particolare interesse di Mother Parkers alla specifica modalità con cui i suddetti risultati erano conseguiti con i brevetti di Cama 1, tale da addirittura condizionare la conclusione degli ordini.

Da ultimo non può non rilevarsi che, da un lato, Mother Parkers aveva l’esigenza (per cui ha pagato circa € 12.000.000) di dotarsi di nuove linee di imballaggio e, dall’altra lato, Cama 1 aveva rifiutato (a suo dire) la commessa, proposta da Mother Parkers, da cui sarebbe stata contattata prima di Gima/IMA, proprio perché non poteva fornire la sua macchina a concorrenti nordamericani di Keurig; pertanto è del tutto evidente che, quand’anche Mother Parkers fosse stata interessata in modo precipuo all’astucciatrce prodotta da Cama 1, proprio perché incorporante i trovati di cui ai brevetti EP ‘612 e EP ‘151 (circostanza di cui non è peraltro emersa alcuna prova), non potendo tuttavia acquistare tale macchina, ma avendo comunque necessità delle linee di imballaggio, avrebbe in ogni caso acquistato l’intera linea di imballaggio, anche se dotata di astucciatrice diversa da quella prodotta da Cama 1, da qualunque altro produttore del settore.

In conclusione, resta del tutto escluso che Gima/IMA avesse ottenuto la commessa solo perché aveva offerto anche la fornitura della macchina astucciatrice, dotata dei trovati oggetto dei brevetti di Cama 1.

Pertanto Cama 1 ha diritto alla retroversione degli utili, ma solo di quelli conseguiti da Gima/IMA dalla vendita a Mother Parkers delle cinque macchine astucciatrici contraffattorie.

La Corte d’appello ritiene invece fondato il quinto motivo d’appello di Cama 1, nella parte in cui questa ritiene che gli utili debbano essere commisurati al margine operativo lordo, come determinato dal CTU.

La disposizione dell’art. 125 c. 3 D.Lvo 30/2005, come detto, attribuisce al titolare del diritto leso il diritto alla restituzione degli utili conseguiti dal contraffattore, ma non precisa come debbano essere determinati tali utili.

La Corte ritiene che, come affermato dal CTU, nella fattispecie in esame l’utile conseguito dal contraffattore (oggetto quindi del diritto di restituzione del titolare del diritto leso) sia “rappresentato dal confronto fra i soli ricavi e i soli costi incrementali” relativi alle macchine astucciatrici, “escludendo dal calcolo gli eventuali costi comuni ad altre produzioni (in prevalenza costi fissi) che l’azienda avrebbe comunque sostenuto; la grandezza da ricercare ha natura incrementale rispetto al MOL (margine operativo lordo) complessivo aziendale ed è il risultato algebrico della somma dei ricavi realizzati dalla vendita dei prodotti oggetto di contraffazione, dedotti i soli costi diretti sostenuti per la specifica produzione/commercializzazione di quei prodotti, ed esclusi quindi tutti i costi di struttura, di servizi, gli oneri finanziari e i costi del personale, non specificamente imputabili alla produzione/commercializzazione dei prodotti contenenti l’oggetto della contraffazione”.

Nella fattispecie in esame, inoltre, “l’indagine …. deve essere condotta …. riferendone i risultati alle tre società indicate coinvolte (Gima s.p.a., I.M.A. Industria Macchine Automatiche s.p.a. e I.M.A. Industries s.r.l., ora incorporata in IMA) e quindi procedendo alla stima di una figura speciale di “MOL di Gruppo”, in ragione della posizione di capogruppo della società I.M.A. Industria Macchine Automatiche SpA, cui “risalgono” in tale sua qualità tutti i risultati economici delle società appartenenti al Gruppo.”

Con riguardo ai ricavi conseguiti dalla vendita delle cinque macchine astucciatrici, il CTU ha correttamente rilevato che dalla documentazione contabile acquisita presso Gima emergeva che Mother Parkers aveva pagato per tali macchine il prezzo complessivo di € 2.955.212 (circostanza sostanzialmente condivisa anche dal CTP Gima, che ha anzi indicato un ricavo leggermente superiore).

Mother Parkers aveva inoltre pagato la somma complessiva di € 1.233.750, relativa alle cinque linee di imballaggio, per i servizi accessori forniti da Gima (cioè trasporto, assicurazione, installazione, assistenza, addestramento del personale), servizi accessori che riguardano l’intera linea e non solo le macchine astucciatrici; non essendo stati acquisiti elementi specifici da cui potesse desumersi quale parte di tale ricavo fosse imputabile alla fornitura delle astucciatrici, il CTU ha ragionevolmente determinato tale dato in funzione della quota di ricavi direttamente derivati dalla macchina astucciatrice rispetto al ricavo complessivo, conseguito dalla vendita delle intere linee al netto del ricavo in questione, pari quindi a € 10.680.128 (quota risultata variabile dal 26,38% al 28,85% a seconda della linea); pertanto la quota di tali ricavi imputabile alla fornitura delle astucciatrici è risultata pari a € 341.558, somma che indubbiamente entra a far parte del ricavo incrementale ottenuto dalla vendita delle macchine suddette.

In conclusione, quindi, il ricavo incrementale conseguito da Gima/IMA dalla vendita delle cinque macchine astucciatrici contraffattorie deve essere determinato in complessivi € 3.296.770 (pari a € 2.955.212 + € 341.558).

Con riguardo ai costi incrementali, conseguenti alla produzione delle cinque astucciatrici contraffattorie, il CTU, sulla base della documentazione contabile acquisita presso Gima e quindi delle voci di costo dalla stessa indicate nelle schede riepilogative di commessa, ha correttamente, in forza del criterio di determinazione dell’utile accolto dalla Corte di cui sopra, apportato le seguenti rettifiche eliminando:

a) il margine infragruppo, conseguito da altre società del Gruppo IMA per l’effettuazione di alcune lavorazioni, dato che “tale margine costituisce un costo effettivamente sostenuto da Gima s.p.a. ma che è destinato ad elidersi nel processo di consolidamento dei risultati economici delle controllate e/o collegate nel risultato economico di I.M.A. Industria Macchine Automatiche SpA che, per tale via, ne viene a beneficiare azzerando così il relativo costo”;

b) le percentuali di overhead, forfetariamente applicate ad alcuni costi di commessa, in quanto “tali componenti di costo non si riferiscono a specifici costi variabili di produzione, sostenuti in via incrementale da Gima per la realizzazione delle astucciatrici oggetto di indagine, ma a costi fissi di struttura comuni a più produzioni e ad esse attribuiti in via forfettaria”;

c) i costi di struttura, imputati ai costi relativi alle lavorazioni interne, in quanto si tratta di “componenti rappresentative di costi comuni non incrementali”;

d) le asserite royalties, di cui all’accordo intervenuto tra Cama 1 e Mother Parkers, in quanto “il costo sostenuto a tale titolo da Gima non ha natura di royalty pagata per l’utilizzo dei brevetti di titolarità di Cama, non avendo alcuna attinenza con la produzione delle cinque astucciatrici, ma rappresenta solo il ristoro del danno subìto da Mother Parkers quale conseguenza della violazione da parte di Gima dei brevetti in titolarità di Cama”;

e) i costi commerciali ed amministrativi, imputati alle singole commesse, in quanto “componenti di costo fisso non direttamente imputabili alla produzione e alla commercializzazione delle astucciatrici”.

Con riguardo però alle rettifiche dei costi, riportate sub a) e b), la Corte ritiene che possano essere tenute in considerazione solo quelle che risultano provate dalla documentazione contabile acquisita ed esaminata dal CTU, escludendo quindi quelle che il CTU ha ritenuto solo presumibilmente sussistenti in considerazione della prassi contabile di Gima, ma la cui effettiva sussistenza è stata da questa contestata.

In conclusione, quindi, i costi incrementali conseguenti alla produzione da parte di Gima delle cinque macchini astucciatrici contraffattorie, sulla base di quanto accertato dal CTU, sono risultati pari a € 1.901.574. E dunque l’utile che deve essere restituito da Gima/IMA a Cama 1 è determinato in € 1.395.196 (pari a € 3.296.770 – € 1.901.574).

4) La determinazione dell’entità della royalty ragionevole.

Il sesto motivo d’appello proposto da Cama 1 e il quinto motivo d’appello proposto da Gima/IMA sono superati dall’accoglimento da parte della Corte del quarto motivo d’appello proposto Cama 1 (punto 2 della questione in esame), atteso che il diritto del titolare del brevetto alla retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore, riconosciuto dalla Corte a Cama 1, di cui all’art. 125 c. 3 D.Lvo 30/2005, è alternativo al diritto alla royalty ragionevole di cui all’art. 125 c. 2 D.Lvo 30/2005, riconosciuto dal Tribunale a Cama 1.

5) Il momento della decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi sull’importo liquidato.

La Corte d’appello ritiene infondato il quinto motivo d’appello ultima parte proposto da Gima/IMA.

Il diritto di Cama 1 alla retroversione degli utili conseguiti da Gima/IMA (di cui al precedente punto 2) è sorto nel momento in cui questa ha violato i brevetti della prima, concludendo le vendite con Mother Parkers, oggetto della presente controversia.

Dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che le conferme d’ordine per le linee n. 5 e 7 sono state comunicate il 15.6.2012, per le linee 4 e 6 il 27.12.2012 e per la linea 8 il 22.2.2013.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la somma attribuita a Cama 1 a titolo di royalty dovesse essere rivalutata dal 1.1.2013 e che dalla medesima data dovessero decorrere gli interessi, per il fatto che le conferme d’ordine erano avvenute tra il 2012 e il 2013; questa statuizione non è stata impugnata da Cama 1.

Dato che tale statuizione è certamente corretta per quanto riguardo l’importo degli utili conseguiti dalla vendita delle linee 4 e 6 (conferme d’ordine comunicate il 27.12.2012), mentre penalizza Gima/IMA, riguardo all’importo degli utili conseguiti dalla vendita della linea 8 (conferma d’ordine comunicata il 22.2.2013, quindi due mesi dopo la decorrenza di rivalutazione e interessi), e Cama 1, riguardo all’importo degli utili conseguiti dalla vendita delle linee 5 e 7 (conferme d’ordine comunicate il 15.6.2012, quindi oltre sei mesi prima della decorrenza di rivalutazione e interessi), può concludersi, considerando che gli importi degli utili conseguiti dalle vendite di tutte le linee di imballaggio sono sostanzialmente analoghi, nel senso che la decorrenza della rivalutazione e degli interessi penalizza complessivamente in maggior misura Cama 1 (che non ha proposto impugnazione sul punto) e che la doglianza di Gima/IMA è infondata.

Seconda questione: il diritto al risarcimento del danno emergente.

A) Il Tribunale, con la sentenza definitiva 12257/2017, ha accertato che nessun danno emergente aveva subito Cama 1 per i motivi di seguito esposti:

. il CTU ha escluso l’eventuale profilo di danno rappresentato dalle pretese minori chances prospettiche, per la titolare dell’esclusiva violata, di riappropriarsi delle quote di mercato che le sarebbero state indebitamente sottratte dal contraffattore, in quanto CAMA 1 s.p.a. non avrebbe potuto vendere la sua astucciatrice a Mother Parkers, acquirente delle cinque macchine da GIMA s.p.a., in virtù degli accordi commerciali di esclusiva che la stessa aveva con Kuerig Inc., che le impedivano di fornire aziende concorrenti che volessero offrire capsule compatibili con macchine Kuerig;

. il CTU ha rilevato che le spese pubblicitarie e di partecipazione a fiere sostenute nei relativi anni erano state genericamente elencate, senza alcun esplicito riferimento alla specifica attività promozionale o alla parte di essa svolta a supporto della macchina astucciatrice che implementa le soluzioni brevettuali contraffatte, e che, in ogni caso, non vi era effettiva prova della dedotta vanificazione di tali investimenti, posto che le spese dedotte abbracciano un orizzonte temporale molto più ampio, rispetto a quello in cui si è verificata la condotta di GIMA s.p.a., per cui è causa, compreso il periodo anteriore alla stessa brevettazione e quello successivo al 2013, nel quale l’attività contraffattoria si era conclusa;

. secondo il CTU inoltre non risulta che CAMA 1 s.p.a. abbia subìto, a seguito della contraffazione, una riduzione di fatturato o un incremento di costi, sostenuto anche a titolo di pubblicità ricostitutiva di un’immagine eventualmente danneggiata;

. il CTU ha escluso la presunta erosione degli investimenti, effettuati in attività di ricerca e sviluppo, conseguente all’attività contraffattoria accertata, dato che CAMA 1 s.p.a. era vincolata da un patto di esclusiva alla cliente Kuerig per la fornitura di macchine astucciatrici e quindi era presumibile che i costi, rappresentativi degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati, venissero recuperati anche attraverso la fornitura alla cliente Kuerig, mentre le spese sostenute da CAMA 1 s.p.a. per la brevettazione e il mantenimento delle soluzioni tecniche innovative, risultanti dall’attività di ricerca e sviluppo svolta, non risultassero vanificate dalla condotta di GIMA s.p.a.

B) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Ottavo motivo d’appello di Cama 1)

GIMA/IMA ha contraffatto i brevetti di CAMA 1, conseguendo un fatturato di dodici milioni di Euro, ha presentato il macchinario contraffattorio presso una delle principali Fiere mondiali di settore, cioè la Fiera PackEXPO 2012, e ha ampiamente pubblicizzato sul proprio sito la disponibilità della tecnologia contraffattoria; con tali condotte GIMA/IMA ha fatto perdere alla tecnologia brevettata di Cama 1 la sua unicità, finendo inevitabilmente per svalutarla.

Per costante giurisprudenza, a fronte di una violazione brevettuale, vi è sempre un danno emergente (eventualmente da quantificarsi in via equitativa), anche quando l’illecito non abbia avuto un concreto impatto sulle vendite del titolare della privativa violata.

Pertanto il danno emergente deve essere equitativamente liquidato, prendendo in considerazione le spese sostenute per il conseguimento delle privative brevettuali, le spese di ricerca e sviluppo e le spese relative alla promozione del prodotto e alla partecipazione a fiere del settore.

La valutazione equitativa del danno emergente deve essere commisurata, quindi, alla perdita di valore degli investimenti pubblicitari, effettuati da Cama 1 tra il 2007 e il 2015, accertati dal C.T.U. nell’importo complessivo pari a non meno di € 9.000.000, alla perdita di valore degli investimenti in ricerca e sviluppo, accertati dal CTU nell’importo di € 328.882, e alle spese sostenute per la tutela brevettuale, accertate dal CTU nell’importo di € 74.883.

L’appellante ha anche diritto all’integrale rimborso delle spese vive sostenute per il presente giudizio e più in generale per reagire alla contraffazione subita; in particolare dovrà essere risarcito, mediante liquidazione equitativa, il tempo sprecato dall’Amministratore delegato e dai dirigenti di Cama 1 per seguire la presente causa e raccogliere e fornire prima ai loro legali e poi al C.T.U. la necessaria documentazione di supporto e i dati, anche contabili, necessari per la quantificazione del danno.

C) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine all’ottavo motivo d’appello di Cama 1)

Con riguardo a quanto sostenuto da Cama 1 si evidenzia che:

. Gima ha fatturato dodici milioni di Euro con la vendita delle intere linee di packaging, e non delle sole astucciatrici oggetto di contestazione;

. il fatto che Gima abbia esposto l’astucciatrice alla fiera di Chicago non significa che il pubblico abbia conosciuto i suoi dettagli costruttivi interni o conosciuto la contraffazione; peraltro, l’esposizione in fiera all’estero non costituisce contraffazione e non rileva ai fini del calcolo del risarcimento richiesto;

. la pubblicità dell’astucciatrice, fatta da Gima sul proprio sito internet, non comporta automaticamente un danno all’immagine di Cama 1.

In assenza di prova della pubblicizzazione della macchina brevettata, non è possibile concludere che, agli occhi del pubblico, la tecnologia di Cama 1 avrebbe perso la sua “unicità”; il pubblico non conosceva affatto detta “unicità”, né Cama 1 ha fornito supporto documentale per dimostrarlo; d’altro canto, le informazioni indicate sul sito internet di Gima non hanno permesso nemmeno a Cama 1 (in sede di ricorso per descrizione giudiziale) di affermare con certezza la sussistenza della contraffazione.

La sola contraffazione brevettuale non è sufficiente a supportare l’esistenza del danno all’immagine e di una perdita degli investimenti; Cama 1 avrebbe dovuto dimostrare (cosa che non ha fatto) che vi è stato un effettivo pregiudizio alla sua immagine e/o che i suoi investimenti sarebbero stati effettivamente vanificati; la prova di tali circostanze non può essere presunta.

Cama 1 non è ricorsa alla pubblicità riparativa (le spese pubblicitarie erano analoghe prima e dopo la vendita da parte di Gima delle macchine contestate), Cama 1 non ha mai subito una riduzione di fatturato della macchina astucciatrice, continua a venderla, l’ha realizzata su commissione di uno specifico cliente (Caffita Italy) e la commessa ha ripagato Cama 1 dei costi di progettazione ed ingegnerizzazione delle soluzioni brevettate.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene infondato l’ottavo motivo d’appello proposto da Cama 1.

Innanzi tutto si evidenzia che il danno emergente non può che consistere nella perdita di valore, provocata dal fatto illecito del contraffattore, di un bene materiale o immateriale, posseduto dal titolare del diritto leso.

Cama 1, con argomentazioni in verità piuttosto confuse, ha sostenuto, come sopra esposto, che, a causa della contraffazione oggetto della presente controversia, dell’esposizione della macchina contraffattoria a un’importante fiera di settore e della pubblicazione della stessa, da parte di Gima, sul proprio sito Internet, i brevetti violati avrebbero subito una perdita di valore e conseguentemente sarebbero stati, almeno in parte, vanificati i relativi investimenti; in particolare, la somma spesa per la ricerca e lo sviluppo dei trovati per € 328.882, la somma spesa per la tutela brevettuale per € 74.883 e le spese sostenute per la promozione pubblicitaria della macchina con i relativi brevetti per non meno di € 9.000.000.

Cama 1 non ha però fornito alcuna prova dell’asserita perdita di valore economico dei suoi brevetti e quindi nessun danno emergente può essere ritenuto sussistente, tenuto conto che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, anche nel caso di contraffazione del brevetto, la sussistenza del danno emergente deve comunque essere provata secondo i principi generali, non potendo ritenersi automaticamente esistente, e, solo nel caso in cui ne risulti provata l’esistenza, la sua entità può essere determinata in via equitativa.

Nella fattispecie in esame, peraltro, risulta provata una serie di circostanze da cui può invece ragionevolmente presumersi che nessun danno emergente abbia subito Cama 1:

. il CTU ha accertato che, anche dopo l’episodio di contraffazione in questione, Cama 1 non ha subito nessuna diminuzione di fatturato;

. il fatto illecito, pur certamente commesso in Italia, si è concretizzato in Canada, mercato in cui non hanno efficacia i brevetti azionati da Cama 1 nella presente controversia e in cui, a causa del patto di esclusiva che la legava a Keurig, Cama 1 non avrebbe potuto vendere la sua macchina astucciatrice;

. Cama 1, come accertato dal CTU, non ha ritenuto di ricorrere ad alcuna azione pubblicitaria riparatoria;

. l’investimento per la ricerca e lo sviluppo dei trovati poi brevettati è stato avviato al fine di effettuare la fornitura della macchina a Caffita s.p.a., quindi è presumibile che fosse stato già, se non totalmente almeno in parte, ammortizzato dalla vendita conclusa con tale cliente.

Terza questione: il diritto al risarcimento del danno morale.

A) Il Tribunale, con la sentenza definitiva 12257/2017, non ha preso in considerazione la domanda di Cama 1 diretta ad ottenere il risarcimento del danno morale.

B) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Nono motivo d’appello di Cama 1)

La sentenza definitiva impugnata ha completamente omesso di pronunciarsi sul punto.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che Cama 1 abbia diritto anche al risarcimento del danno morale, essendo questo espressamente previsto dall’art. 125 D.Lvo 30/2005, tanto più che le condotte contraffattorie delle convenute costituiscono anche reato.

Gli illeciti sono stati posti in essere non da un soggetto sconosciuto e di scarso impatto, ma dalle società del Gruppo IMA, che hanno una posizione di grande forza sul mercato, circostanza che rende l’aggressione (dolosa) inevitabilmente fonte di preoccupazioni molto più pressanti di quelle che nascono dall’attività contraffattoria di imprese minori.

Una volta accertato l’illecito, il danno morale (che non coincide col danno di immagine o di reputazione, che è invece una componente di ordine patrimoniale) è in re ipsa e deve essere liquidato in via equitativa.

C) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine al nono motivo d’appello di Cama 1)

Nel caso in cui il danno morale sia lamentato da una persona giuridica, detto danno non può che consistere nell’eventuale lesione alla reputazione commerciale e tale lesione deve essere debitamente dimostrata dalla parte interessata (cosa non fatta da Cama 1).

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene infondato il nono motivo d’appello proposto da Cama 1.

Premesso che il danno morale, per una persona giuridica che svolge attività di impresa, si identifica con il danno alla sua reputazione commerciale, di per sé considerata, a prescindere cioè dalle eventuali conseguenze economiche che ne siano derivate, nella fattispecie in esame Cama 1 non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di un danno di tale natura, tanto più che la violazione del suo diritto si è concretizzata con la vendita della macchina contraffattoria a un unico cliente, estraneo al mercato europeo (dove hanno efficacia i brevetti contraffatti), e si è immediatamente esaurita in seguito alla reazione di Cama 1, con la promozione del ricorso per descrizione del 24.1.2013, e alla conclusione dell’accordo con Mother Parkers del 10.3.2013 (con cui Cama 1 ha acconsentito a quest’ultima di ottenere la consegna di quanto già ordinato); pertanto appare comunque verosimile che nessuna lesione della reputazione commerciale di Cama 1 si sia verificata.

Quarta questione: gli effetti dell’accordo intercorso il 10.3.2013 tra Cama 1 s.p.a. e Mother Parkers Tea & Coffee Inc.

A) Il Tribunale, con la sentenza definitiva 12257/2017, ha deciso che dalla somma dovuta da Gima/IMA a Cama 1 a titolo di risarcimento del danno doveva essere detratta la somma di € 288.000,00, già percepita da CAMA 1 s.p.a. per effetto dell’accordo transattivo intercorso tra la stessa e il condebitore solidale Mother Parkers per i motivi di seguito esposti:

. in data 10.3.2013 tra CAMA 1 s.p.a. e Mother Parkers è stato sottoscritto un accordo transattivo riguardante tutte le otto macchine astucciatrici a suo tempo acquistate da GIMA s.p.a., fra cui le cinque implementanti le soluzioni brevettuali contraffatte, accordo che ha previsto, fermi i diritti vantati da CAMA 1 s.p.a. nei confronti di GIMA s.p.a., il pagamento in favore della titolare dei brevetti della complessiva somma di € 288.000, a fronte dell’impegno di CAMA 1 s.p.a. a non azionare i brevetti in questione nei confronti di Mother Parkers; tale importo è stato poi riaddebitato da Mother Parkers a carico di GIMA s.p.a.;

. nel caso di specie si è quindi verificata l’ipotesi in cui la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, risultando Mother Parker condebitore solidale nel procedimento cautelare svoltosi ante causam, nell’ambito del quale era intervenuta volontariamente;

. in tal caso, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto, ove questi abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;

. per conseguenza, le convenute erano obbligate a pagare solo l’eventuale eccedenza del risarcimento del danno, così come accertato, in conseguenza della rivalutazione e degli interessi riconosciuti come dovuti sulla somma capitale, rispetto a quella che ha formato oggetto della suddetta transazione.

B) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Settimo motivo d’appello di Cama 1)

L’accordo transattivo stipulato con Mother Parker lasciava espressamente “impregiudicati i diritti di Cama 1 nei confronti di IMA/Gima (compreso il diritto all’integrale compensazione dei danni/retroversione degli utili) per l’asserita contraffazione dei sopra menzionati brevetti/domande di brevetto effettuata da Gima mediante la produzione e la commercializzazione delle sue macchine tipo FTB 549-C (comprese le macchine già fornite o da fornire a Mother Parker)”.

Con l’accordo in questione non era stato transatto, neppure in parte, il debito risarcitorio derivante dalla produzione e commercializzazione da parte di Gima/IMA delle macchine contraffattorie; infatti l’importo globale, in esso pattuito, era previsto come corrispettivo unicamente dell’impegno di Cama 1, da un lato, “a non frapporre ostacoli alla richiesta di Gima e di Mother&Parkers di essere autorizzate, rispettivamente, a produrre e fornire e a far produrre e farsi fornire, senza ulteriore ritardo o interferenza, le macchine non ancora consegnate”, dall’altro lato, “a non convenire in giudizio o promuovere qualsiasi altra azione contro Mother&Parkers e/o qualsiasi suo licenziatario, o loro successori o aventi causa, fondata sull’acquisto, la vendita, la rivendita, il noleggio, l’importazione, la pubblicità e/o l’uso delle macchine nel Territorio” (dove per territorio si intendeva tutto il mondo).

Pertanto con tale accordo l’impegno concernente anche Gima era un mero pactum de non petendo, diretto a consentire il “rilascio” delle macchine, mentre solo nei confronti di Mother Parkers e dei suoi aventi causa (ma non della sua dante causa) Cama 1 rinunciava alle sue azioni, fondate sull’acquisto (in Canada) e sulle attività ad esso successive, ed anzitutto sull’uso di tutte e otto le macchine fornite da Gima (comprese le tre acquistate prima che i brevetti europei di Cama 1 le fossero opponibili), uso che costituiva (e costituisce) violazione dei corrispondenti brevetti canadesi di Cama 1, rispetto ai quali ovviamente non poteva operare l’esaurimento, previsto solo nell’ambito dell’Unione Europea.

La transazione tra Cama 1 e Mother Parkers non ha riguardato neanche solo la quota di un condebitore (Mother Parkers) dell’obbligazione risarcitoria, relativa alle attività contraffattorie poste in essere in Italia da Gima, posto che tali attività sono state tutte svolte da IMA/Gima, mentre Mother Parkers non ha fatto nulla in Italia, dato che le macchine contraffatte le venivano consegnate in Canada; infatti, nella fase cautelare ante causam, essa era intervenuta volontariamente senza che alcuna domanda, anche cautelare, fosse stata formulata da Cama 1 nei suoi confronti, cosicché erroneamente il Tribunale l’ha qualificata come “condebitore solidale nel procedimento cautelare svoltosi ante causam”.

Quand’anche si ritenesse la sussistenza di una solidarietà di Mother Parkers rispetto alle obbligazioni risarcitorie di IMA/Gima, la riduzione del debito di questa per royalty non avrebbe potuto essere applicata per l’intera somma pagata da Mother Parkers, in seguito alla suddetta transazione, dato che questa copriva anche (ma in realtà soltanto) obbligazioni risarcitorie estranee al territorio italiano; pertanto si sarebbe dovuto, quanto meno, determinare, almeno in via presuntiva, quale quota del pagamento, effettuato in dipendenza della transazione, fosse imputabile alla (ipotetica) obbligazione solidale di Mother Parkers e Gima/IMA relativa al territorio italiano.

In ogni caso la deduzione sarebbe stata possibile esclusivamente dall’importo in ipotesi dovuto a titolo di risarcimento, ma non da quello dovuto a titolo di retroversione degli utili; sotto questo profilo, infatti, ciascuno dei coobbligati è tenuto a restituire i propri utili, e quindi Mother Parkers avrebbe dovuto restituire i suoi, senza che dalla transazione di questa obbligazione potesse derivare qualsivoglia beneficio per IMA/Gima, che anche in questo caso sarebbe stata tenuta a restituire per l’intero i propri utili.

C) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine al settimo motivo d’appello di Cama 1)

La sentenza definitiva ha correttamente rilevato che Cama 1, mediante il pagamento ricevuto da Gima, avesse già ottenuto un ristoro patrimoniale.

La responsabilità solidale sussiste, ex art. 2055 c.c., se “il fatto dannoso è imputabile a più persone” e nel presente caso il fatto dannoso (cioè la realizzazione e la fornitura delle cinque astucciatrici) non è imputabile solo a Gima; è stata la Mother Parkers a commissionarle, riceverle ed usarle nella sua attività commerciale, come confermato dalla stessa Cama 1, che ha firmato l’accordo transattivo con il quale rinuncia, dietro pagamento di un corrispettivo, alle azioni nei confronti di detta società, proprio in relazione alle astucciatrici realizzate da Gima (quindi, di fatto, riconoscendo Mother Parkers coinvolta nel fatto dannoso e passibile dell’azione per contraffazione).

Anche se l’accordo transattivo prevede che “l’obbligazione risarcitoria/restitutoria sopravviveva per l’intero” nei confronti di Gima, è evidente che ciò non può conferire a Cama 1 il diritto di essere compensata due volte per gli stessi fatti contestati.

Il corrispettivo percepito da Cama 1 in via transattiva copriva infatti la liberatoria per la produzione e fornitura da parte di Gima di tutte le astucciatrici contestate; pertanto, visto che la transazione, già conclusa da Cama 1 con un condebitore solidale, riguarda espressamente specifici fatti, è evidente che per gli stessi fatti Cama 1 non potrà che ottenere dal restante condebitore (Gima) solo l’eventuale eccedenza di quanto già percepito, rispetto al totale del risarcimento stabilito con la sentenza.

Non è vero che la transazione Cama 1-Mother Parkers riguardasse solo le obbligazioni risarcitorie estranee al territorio italiano, in quanto il punto 2 (b) (i) della transazione precisa che per il prezzo del consenso Cama 1 non contesterà nè la produzione né la fornitura delle macchine fatte da Gima, attività certamente compiute in Italia; la transazione, del resto, esplicitamente riguardava tutto il mondo.

La transazione precisa anche al punto 2 (b) (i) che Cama 1 accetta di non contrastare la produzione e la fornitura delle cinque astucciatrici di Gima di fronte al corrispettivo pagato da Mother Parkers (in realtà da Gima); visto che la retroversione degli utili di Gima avrebbe dovuto riguardare gli utili realizzati con la produzione e la fornitura delle stesse cinque macchine, allora anche in questo caso l’importo oggetto di transazione sarebbe stato da tenere in considerazione.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene infondato il settimo motivo d’appello proposto da Cama 1.

Tra Cama 1 e Mother Parkers, intervenuta volontariamente in adesione di Gima/IMA nel procedimento cautelare intercorrente tra le parti del presente giudizio, è stata conclusa il 10.3.2013 una transazione con la quale:

a) Mother Parkers si è obbligata a pagare a Cama 1 la somma di € 288.000, entro sette giorni dalla sottoscrizione (somma poi rimborsata da Gima/IMA a Mother Parkers)

b) a fronte del suddetto corrispettivo, Cama 1:

. in primo luogo, ha dichiarato di non opporsi a che Gima producesse, vendesse e consegnasse a Mother Parkers le otto macchine astucciatrici (FTB 549-C, di cui tre già consegnate e cinque da consegnare), incorporanti i suoi brevetti,

. in secondo luogo ha dichiarato di non rinunciare ad azionare tutti i suoi diritti contro Gima, incluso il diritto all’integrale risarcimento dei danni/alla retroversione degli utili per l’allegata contraffazione dei brevetti e la concorrenza sleale posta in essere da Gima, attraverso la produzione e la commercializzazione dei macchinari modello FTB 549-C, inclusi i macchinari già forniti o da fornire a MP.

In forza della suddetta transazione la Corte ritiene, in forza del principio della compensatio lucri cum damno8, che la somma pagata da Mother Parkers a Cama 1 debba essere compensata con la somma a questa spettante a titolo di retroversione degli utili, conseguiti da Gima/IMA, quand’anche fosse corretta la tesi sostenuta da Cama 1, cioè che Mother Parkers non era debitore in solido con Gima/IMA nei confronti di Cama 1 del risarcimento del danno a lei dovuto per la vendita, da questa attuata delle macchine contraffattorie, e quindi il pagamento da parte di quella della somma in questione non costituiva adempimento parziale del risarcimento a lei spettante, considerando che: in primo luogo, Cama 1 aveva rinunciato ai diritti a lei spettanti solo nei confronti di Mother Parkers e aveva invece esplicitamente fatti salvi quelli a lei spettanti nei confronti di Gima/IMA; in secondo luogo, l’attività contraffattoria avvenuta in Italia era imputabile esclusivamente a Gima/IMA (infatti nessuna azione aveva proposto Cama 1 nei confronti di Mother Parkers); in terzo luogo la somma pagata da Mother Parkers risarciva esclusivamente l’attività contraffattoria commessa in Canada per violazione dei corrispondenti brevetti canadesi.

Come sopra esposto, il diritto di Cama 1 ad ottenere una somma commisurata agli utili conseguiti da Gima/IMA trova il suo fondamento nel fatto che quest’ultima ha prodotto, venduto e si apprestava a consegnare a Mother Parkers le cinque macchine astucciatrici FTB 549-C, incorporanti i trovati di cui ai brevetti EP ‘612 e EP ‘151 di cui era titolare Cama 1; ebbene quest’ultima ha acquisito il diritto di ottenere il pagamento da Mother Parkers della somma di € 288.000 proprio con la stipulazione della transazione del 10.3.2013, che trova il suo fondamento esclusivamente nel fatto che Gima/IMA aveva prodotto, venduto e si apprestava a consegnare a Mother Parkers le suddette cinque macchine astucciatrici FTB 549-C.

Pertanto dal medesimo fatto, l’avvenuta vendita da parte di Gima/IMA a Mothers Parkers di cinque macchine astucciatrici, incorporanti i trovati di cui ai brevetti violati, sono derivati, da un lato, il danno che deve essere risarcito da Gima/IMA (che Cama 1 ha chiesto venisse commisurato agli utili da quella conseguiti dalla vendita illecita), e, dall’altro lato, il guadagno, consistente nella somma pagata da Mother Parkers, guadagno che Cama 1 non avrebbe mai potuto conseguire, in assenza dell’attività illecita posta in essere da Gima/IMA per aver venduto a Mother Parkers le macchine contraffattorie, che Cama1 non avrebbe mai potuto vendere (per i motivi più volte richiamati).

In definitiva dunque, dato che entrambe le poste, sia il danno che il guadagno derivati a Cama 1 trovano fondamento dal medesimo fatto, dalla somma a questa spettante a carico di Gima/IMA (determinata nella retroversione degli utili) deve essere detratta la somma a lei corrisposta da Mother Parkers.

Conclusione in ordine alla determinazione dell’importo spettante a Cama 1, in conseguenza della vendita da parte di Gima/IMA a Mothers Parkers delle cinque macchine astucciatrici contraffattorie FTB 549-C.

Come sopra esposto in ordine alla Prima Questione trattata, Cama 1 aveva diritto di ottenere, a decorrere dal 1.1.2013, da Gima/IMA il pagamento della somma di € 1.395.196, in conseguenza della vendita a Mother Parkers delle cinque macchine astucciatrici contraffattorie FTB 549-C; tale somma deve però essere compensata a decorrere dal 10.3.2013, come esposto in ordine alla Quarta Questione trattata, con la somma di € 288.000, che Cama 1 ha ottenuto in via transattiva da Mother Parkers.

In conclusione quindi Gima s.p.a. e IMA s.p.a. sono obbligate a pagare a Cama 1 s.p.a. la somma di € 1.107.196 (pari a € 1.395.196 – € 288.000) con decorrenza dal 1.1.2013.

PARTE TERZA: LA CONCORRENZA SLEALE LAMENTATA DA CAMA 1

A) Il Tribunale, con la sentenza non definitiva 4352/2015, ha respinto la domanda di CAMA 1 diretta ad ottenere la dichiarazione della sussistenza di atti di concorrenza sleale, commessi da GIMA/IMA, e l’inibizione della loro continuazione e della ripetizione, nonché il risarcimento del danno conseguente, per i motivi di seguito esposti:

. i fatti dedotti da CAMA 1 risultano pienamente ed esclusivamente coincidenti con i fatti contraffattivi sanzionati, non avendo la difesa di Cama 1 provato, e neppure allegato, profili ulteriori valutabili autonomamente; pertanto vanno esclusi atti di concorrenza sleale (c.d. dipendente) ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.;

. anche la contestazione per appropriazione di pregi, di cui all’art. 2598 n. 2 c.c. deve essere rigettata, poiché gli elementi forniti dalla difesa di Cama 1 non risultano sufficienti per provare l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale autonomamente sanzionabile.

B) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Undicesimo motivo d’appello di Cama 1)

I fatti costitutivi della fattispecie della concorrenza sleale, cosiddetta dipendente, coincidono per definizione con quelli della contraffazione brevettuale (purché vi sia fra le parti un rapporto di concorrenza, che qui è incontestato), essendovi nella specie un caso di tutela concorrente.

La pubblicazione sul sito Internet della controparte www.ima-industries.com della descrizione, degli schemi, dei disegni e delle immagini del macchinario contraffattorio, presentato come una propria creazione innovativa, integra infatti pienamente anche un’ipotesi di appropriazione di pregi di cui all’art. 2598 n. 2 c.c., dal momento che GIMA presenta (falsamente) come proprio il frutto di un’altrui innovazione.

C) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine all’undicesimo motivo d’appello di Cama 1)

La contraffazione brevettuale e la scorrettezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. sono due illeciti distinti per i quali la legge prevede differenti requisiti; non è quindi escluso che la stessa condotta possa in teoria soddisfare i requisiti di entrambi gli illeciti, ma tale circostanza deve essere dimostrata ed argomentata dalla parte interessata; Cama 1, invece, come riconosciuto dalla sentenza, non ha fornito la prova della sussistenza dei requisiti di concorrenza sleale, limitandosi ad insistere esclusivamente sulla sussistenza dell’asserita contraffazione brevettuale.

Cama 1 non ha dimostrato in maniera specifica la presenza nella pubblicità di Gima di quelle caratteristiche che sono tutelabili dai propri brevetti (considerato anche il fatto che i brevetti sono stati considerevolmente limitati in corso di causa); Gima ha pubblicizzato solo l’astucciatrice, senza attribuirsi la titolarità del brevetto di Cama 1; inoltre, non ha attribuito all’astucciatrice caratteristiche di cui questa macchina era priva e che erano proprie della macchina di Cama 1.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene infondato l’undicesimo motivo d’appello proposto da Cama 1.

In ordine agli asseriti atti di concorrenza sleale, di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. (secondo cui “compie atti di concorrenza sleale chiunque…. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”), il fatto della contraffazione dei brevetti, di cui è causa, non costituisce di per sé un atto di concorrenza sleale, in assenza della prova di una sua specifica e autonoma rilevanza in tal senso9, tanto più che nella fattispecie in esame, per tutte le ragioni sopra esposte (vale a dire la sussistenza del patto di esclusiva con Keurig, che impediva a Cama 1 di vendere le proprie macchine nel mercato nordamericano), Cama 1, non avrebbe in ogni caso potuto lecitamente svolgere l’attività svolta da Gima/IMA, che quindi non può essere considerata quale attività concorrenziale con la sua.

In ordine agli asseriti atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 2 c.c., il fatto che Gima/IMA abbia pubblicato nel proprio sito web la macchina astucciatrice FTB 549-C, incorporante anche i ritrovati dei brevetti di cui è causa, non costituisce di per sé, come già rilevato dal Tribunale, appropriazione di pregi dei prodotti di un concorrente, essendo del tutto mancata la prova della sussistenza di una qualunque attività concreta, svolta da Gima/IMA, diretta ad attribuire al proprio prodotto, dinanzi al mercato di riferimento, le caratteristiche innovative del prodotto della concorrente.

PARTE QUARTA: LE PRONUNCE ACCESSORIE

Prima questione: la ripartizione delle spese per la consulenza tecnica contabile

A) Il Tribunale, con la sentenza definitiva 12257/2017, ha condannato Gima/IMA al rimborso del 50% delle spese relative alla CTU contabile e nella stessa misura al rimborso delle spese dei consulenti di CAMA 1 s.p.a. nei limiti di quanto liquidato in favore del CTU per i motivi di seguito esposti:

. la CTU contabile si era svolta in gran parte su profili di danno, di fatto, non rilevanti e quindi era equo porre a carico delle convenute Gima/IMA solo il 50% della relativa spesa.

B) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Decimo motivo d’appello di Cama 1)

Il doveroso accoglimento dei precedenti motivi d’appello (e anche di alcuni soltanto di essi) comporterà il superamento della motivazione di rigetto del Tribunale, imponendo di porre le spese del C.T.U. e del C.T.P. contabile dell’attrice interamente a carico delle odierne appellate.

In ogni caso, la soccombenza doveva essere accertata in base ad una “valutazione complessiva dell’esito del giudizio”, per effetto della quale la “soccombenza effettiva assolutamente prevalente” di una delle parti, che in questa causa è indubitabile, visto che i brevetti di Cama 1 di cui è causa sono stati ritenuti validi e contraffatti, rendeva doveroso porre a carico di Gima/IMA l’intero onere delle spese di lite, compreso quello relativo alla consulenza tecnica contabile.

C) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine al decimo motivo d’appello di Cama 1)

I giudici di primo grado hanno calcolato il risarcimento del danno solo sulla base del criterio della royalty e hanno correttamente imputato a Cama 1 i costi della CTU contabile relativi agli aspetti di questa che si sono rivelati irrilevanti; nel caso di specie la CTU contabile è stata estesa ad accertamenti complessi (analisi del MOL di Gima), richiesti da Cama 1, ma rivelatisi poi del tutto inutili.

In ogni caso, posto che per proporre appello è necessario essere soccombenti e posto che è stata Cama 1 a proporre un appello, quest’ultima non può considerarsi totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene fondato il decimo motivo d’appello proposto da Cama 1.

In considerazione della decisione assunta nel presente giudizio, la consulenza tecnica contabile, disposta nel giudizio di primo grado, è stata interamente rilevante al fine di determinare la somma che è risultata spettante a Cama 1, pertanto il relativo costo (così come il rimborso del relativo consulente di parte di Cama 1) deve essere interamente sostenuto da Gima/IMA, risultate soccombenti.

Seconda questione: la pubblicazione della sentenza del Tribunale.

A) Il Tribunale, con la sentenza definitiva 12257/2017, ha rigettato la domanda di Cama 1 di pubblicazione della sentenza per i motivi di seguito esposti:

. la sostanziale delimitazione del fenomeno contraffattorio alle sole macchine consegnate a Mother Parkers nel 2012/13 e l’accordo intervenuto tra quest’ultima e parte attrice in ordine a tali acquisti rendono non necessario l’accoglimento dell’istanza di pubblicazione della presente sentenza avanzata da CAMA 1 s.p.a.

B) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Dodicesimo motivo d’appello di Cama 1)

IMA ha pubblicato sul proprio sito Internet i disegni della macchina contraffattoria, spacciandola presso il pubblico (e la clientela che tale sito frequenta) come una propria innovazione, e ha presentato tale macchina ad una delle maggiori Fiere mondiali del settore.

Il fenomeno contraffattorio ha dunque largamente superato i limiti del solo rapporto di fornitura delle macchine a Mother Parker, avendo avuto un respiro pubblico, che giustifica la necessità di un’informazione pubblica correttiva.

C) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine al dodicesimo motivo d’appello di Cama 1)

Già durante il procedimento di reclamo Gima si era impegnata a non realizzare le macchine con le caratteristiche oggetto dei brevetti avversari e a studiare nuove soluzioni tecniche nel caso di ordini sopravvenuti; la contestazione avversaria riguarda pertanto solo le cinque astucciatrici, vendute ad un solo cliente (Mother Parkers); per conseguenza, sin dal 2013 non esistono in commercio macchine con le caratteristiche contestate.

L’illecito contestato, quindi, è stato limitato e oltretutto, non riguarda prodotti destinati alla grande distribuzione, la cui pubblicità ha un impatto sui clienti finali.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene infondato il dodicesimo motivo d’appello proposto da Cama 1.

La pubblicazione della sentenza, che, per quanto riguarda l’accertamento della validità dei brevetti azionati e la loro contraffazione, conferma quella pronunciata dal Tribunale di Milano, non è necessaria e neppure di alcuna concreta utilità riparatoria del danno subito da Cama 1 in conseguenza della contraffazione accertata, in considerazione del fatto che la contraffazione risulta attuata da Gima/IMA con riguardo al mercato nordamericano (in cui i brevetti contraffatti, azionati nel presente giudizio, non avevano alcuna efficacia), del fatto che con l’accordo transattivo del 10.3.2013 Cama 1 ha comunque autorizzato Mother Parkers a ricevere (e quindi ad utilizzare) le macchine contraffattorie e del fatto che, una volta eseguita la commessa in questione, la contraffazione non ha più avuto alcun ulteriore seguito.

Terza questione: la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di Gima/IMA e la responsabilità per danni processuali di Cama 1.

A) Il Tribunale, con la sentenza definitiva 12257/2017, ha rigettato le domande di entrambe le parti, senza alcuna specifica motivazione.

B) CAMA 1, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(Tredicesimo motivo d’appello di Cama 1)

Nel corso della consulenza contabile Gima/IMA hanno praticato un ostruzionismo sistematico nel fornire al C.T.U. le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico peritale, rallentandone di molto le operazioni, come riconosciuto dallo stesso C.T.U, quindi è giustificata la responsabilità delle appellate ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

(In ordine al sesto motivo d’appello di Gima/IMA)

La domanda di Gima/IMA è infondata, in quanto i brevetti azionati da Cama 1 sono entrambi validi e contraffatti ad opera delle società IMA.

Il Tribunale aveva comunque concesso la descrizione, confermandola anche in contraddittorio con le società IMA, e l’inibitoria e il sequestro sono state negate in sede cautelare solo sulla base di “dubbi” sulla validità dei brevetti e non anche di una positiva delibazione d’invalidità dei brevetti azionati; pertanto Cama 1 non ha agito comunque in malafede e neppure con colpa.

Anche nel caso in cui le sentenze di primo grado venissero riformate nel senso di escludere la sussistenza degli illeciti, Gima/IMA non avrebbero comunque diritto a ottenere da Cama 1 il pagamento della somma di € 288.000, che quelle avrebbero rimborsato a Mother Parkers, in ragione del fatto che quest’ultima avrebbe, a sua volta, corrisposto il medesimo importo a Cama 1 a titolo transattivo.

Da un lato, infatti, Gima/IMA hanno liberamente scelto di rimborsare Mother Parkers, che ha ritenuto più conveniente transigere la causa con Cama 1, anziché esporsi all’alea del giudizio.

Dall’altro lato, Gima/IMA erano a conoscenza che la transazione raggiunta tra Mother Parkers e Cama 1 non sarebbe stata influenzata dall’esito del presente giudizio, essendo tale accordo disciplinato dalla legge italiana e quindi soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1969 e ss. c.c., che prevedono tassative ipotesi di nullità/annullabilità della transazione, fra le quali non rientrerebbe il caso in cui venisse dichiarata la nullità dei brevetti, di cui è causa, o accertata la non contraffazione.

Gima, infine, non ha fornito alcuna prova delle soluzioni tecniche alternative che sarebbero state apportate alla macchina contestata di Cama 1, fatto comunque doveroso, a fronte del fatto che tale macchina è risultata contraffattoria.

C) GIMA/IMA, nel giudizio d’appello, ha contestato la statuizione del Tribunale, sostenendo quanto segue.

(In ordine al tredicesimo motivo d’appello di Cama 1)

Nel caso di specie, non è stato provato né allegato da Cama 1 alcun comportamento costituente colpa grave (men che meno in mala fede), né questa può essere ravvisata nel semplice fatto di aver resistito in giudizio.

L’asserito ostruzionismo, a cui Cama 1 si riferisce, riguarda proprio quella parte del lavoro del CTU che è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione nella sentenza definitiva.

(Sesto motivo d’appello di Gima/IMA)

Gima/IMA hanno subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa dell’infondata azione avversaria; al riguardo si evidenzia che sia il procedimento cautelare, sia il procedimento di reclamo hanno visto soccombere Cama 1, circostanza di cui non è stato tenuto conto nella liquidazione delle spese di lite all’esito del giudizio di merito.

In primo luogo, il danno subito da Gima consiste nel pagamento di € 288.000 alla cliente canadese Mother Parkers, perché essa potesse transigere la controversia con Cama 1 e impedire il blocco delle consegne delle cinque astucciatrici; qualora venisse accertata l’insussistenza della contraffazione, Cama 1 dovrà rimborsare (con interessi) detta somma pagata indirettamente da Gima.

In secondo luogo, Gima ha dovuto affrontare costi di progettazione per nuove soluzioni tecniche (pari a € 64.521,84, come da doc. 37 di Gima nel primo grado) e i suoi dipendenti hanno dedicato tempo e risorse alla ricerca di documentazione e argomentazioni al fine di confutare le tesi avversarie (impegno stimato in € 105.644,72 come da doc. 38 e 39 di Gima nel primo grado).

In terzo luogo, Gima e IMA hanno subito da questa vicenda un danno di immagine nei confronti di un importante cliente, che Cama 1 sperava di recuperare dopo aver perso la commessa per le macchine astucciatrici.

D) La decisione della Corte d’Appello sul punto controverso.

La Corte d’appello ritiene infondati il sesto motivo d’appello proposto da Gima/IMA e il tredicesimo motivo d’appello proposto da Cama 1.

Con riguardo al motivo d’appello proposto da Gima/IMA, come sopra esposto, la domanda proposta da Cama 1 è risultata sostanzialmente in buona parte fondata, pertanto nessun danno quest’ultima è tenuta a risarcire alla controparte per aver proposto la domanda cautelare e successivamente la domanda di merito, come detto, risultate in buona parte fondate.

Con riguardo al motivo d’appello proposto da Cama 1, non è risultato in realtà provato alcun comportamento di Gima/IMA, qualificabile come azione o resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave.

Il regolamento delle spese di lite.

In quanto sostanzialmente soccombenti, Gima s.p.a. e IMA – Industria Macchine Automatiche s.p.a. sono obbligate a rifondere a Cama 1 le spese di lite del presente giudizio, liquidate secondo i valori dello scaglione da € 1.000.000 a € 2.000.000, con esclusione della fase istruttoria – trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta, ma comunque entro il limite massimo richiesto dal difensore di Cama 1 nella nota spese presentata.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 12257/2017 del Tribunale di Milano, così dispone:

1) In riforma del capo n. 1 della sentenza definitiva n. 12257/2017 del Tribunale di Milano, condanna Gima s.p.a. e IMA – Industria Macchine Automatiche s.p.a., in solido tra loro, a pagare a Cama 1 s.p.a. la somma di € 1.107.196, con rivalutazione monetaria annuale e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, dal 1.1.2013 al saldo.

2) In parziale riforma del capo n. 3 della sentenza definitiva n. 12257/2017 del Tribunale di Milano, condanna GIMA s.p.a. e IMA – Industrie Macchine Automatiche s.p.a., in solido tra loro, a rimborsare a Cama 1 l’intera spesa relativa alla Consulenza Tecnica d’Ufficio contabile, esperita nel giudizio di primo grado, nonché la spesa relativa al consulente di parte, nei limiti di quanto liquidato in favore del CTU, ferme restando le altre statuizioni del capo 3 della suddetta sentenza.

3) Respinge tutte le altre domande proposte da Cama 1 s.p.a., con l’appello principale, e da Gima s.p.a. e IMA – Industria Macchine Automatiche, con l’appello incidentale, nei confronti della sentenza non definitiva n. 4352/2015 e della sentenza definitiva n. 12257/2017 del Tribunale di Milano.

4) Condanna Gima s.p.a. e IMA – Industria Macchine Automatiche s.p.a., in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute da Cama 1 nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 17.725, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

5) Sussistono i presupposti di cui all’art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di Gima s.p.a. e IMA – Industria Macchine Automatiche s.p.a., in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano il 23.3.2020

Il Consigliere est. Massimo Meroni

Il Presidente Domenico Bonaretti

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1 Cass. 34537/2019 “La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così l’invenzione”

Cass. 9291/2010 “la divulgazione, perchè possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, si da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristi ci, in modo da poterlo riprodurre, attuando cosi la invenzione. Non vi è quindi divulgazione, ai sensi del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 15, allorquando i terzi posti a conoscenza dell’invenzione siano obbligati a mantenere il segreto (dipendenti, collaboratori, finanziatori e simili), o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o far attuare da altri l’invenzione, o quando l’invenzione venga fatta conoscere sommariamente o parzialmente, cioè in alcuni soltanto degli elementi o fattori che la compongono, si da renderne impossibile l’attuazione. E neppure può parlarsi di divulgazione allorchè il nuovo ritrovato sia stato semplicemente visto da terzi, ai quali non siano state fornite notizie idonee alla realizzazione dello stesso.”

2 D.Lvo 30/2005 art. 46. Novità

“1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.”

3 Cass. n. 5406/1996: “Chi pone in commercio prodotti o strumenti idonei ad essere utilizzati per realizzare un metodo da altri brevettato, ma suscettibili anche di usi obiettivamente non confliggenti con la sfera di protezione brevettuale, non concorre nella violazione eventualmente compiuta dagli acquirenti di tali prodotti o strumenti se non è dimostrata la consapevolezza che egli abbia dell’uso illecito ad opera degli acquirenti stessi”.

4 D.Lvo 30/2005 art. 66. Diritto di brevetto

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione”

5 D.Lvo 30/2005 art. 52. Rivendicazioni

“1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.”

6 Art. 125 Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione.

“1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.”

7 “DESCRIZIONE TECNICA DELL’ATTREZZATURA” del “Conferma dell’ordine” n.3100040631 della c.d. “linea n. 4”:

“Il design della macchina è stato sviluppato con l’intento di proporre un prodotto in grado di fornire soluzioni innovative ai requisiti specifici del mercato odierno. Gli obiettivi salienti, stabiliti in fase di definizione del progetto, corrispondono alle particolari funzionalità della macchina, ovvero: … 3) Struttura modulare e scalabile, al fine di ottimizzare la calibrazione della configurazione ottimale della macchina sulla base del(i) modello(i) delle capsule da condizionare. 4) Riduzione dei materiali di scarto rispetto ai sistemi tradizionali”

8 Cass. n. 16088/2018 “La corretta applicazione del criterio generale della “ compensatio lucri cum damno” postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell’altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.”

9 Cass. n. 24658/2016 “In astratto, ma senza alcun automatismo, e sempre che il titolare del brevetto faccia valere un interesse giuridicamente apprezzabile ad invocare la duplice tutela, ben può la medesima condotta costituire violazione sia della normativa a tutela del brevetto, sia di quella posta a contrasto della concorrenza sleale. Nondimeno, proprio perché la ricorrenza di una fattispecie di concorrenza sleale non è automaticamente implicata dalla denuncia di contraffazione del brevetto, occorre volta a volta anzitutto che il titolare del brevetto, il quale abbia denunciato la contraffazione, deduca e comprovi altresì, nei limiti in cui il relativo onere probatorio è a suo carico, la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale individuata tra quelle previste dall’articolo 2598 c.c.”