La Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di riconoscere al marchio “SANTAL” la tutela extra-merceologica, riservata ai marchi rinomati.

In primo luogo, ricordiamo che i marchi si distinguono in “forti” e “deboli”. Il “marchio forte” è un segno frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti. La sua tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei “marchi deboli”, perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico espressivo (Cass. n. 1267/2016).

La legge prevede poi una forma di tutela rafforzata (c.d. extra-merceologica) per il marchio rinomato. In questo caso, il titolare ha il diritto di vietare ai terzi l’uso di un segno ad esso identico o simile anche per prodotti o servizi diversi da quelli rivendicati in sede di registrazione.

Onde acquisire tale tutela, il marchio deve essere notoriamente conosciuto dal pubblico, anche quale conseguenza di attività promozionale e di marketing.

Il caso

Il giudizio in questione ha visto contrapporsi Parmalat S.p.A,, titolare del marchio italiano “SANTAL” e la società titolare del marchio internazionale “SANTE”, da essa registrato nel 1997 nella medesima classe 32 e in ulteriori classi (5, 16, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 42).

Parmalat ha quindi agito dinanzi al Tribunale di Bologna per sentir dichiarare nulla, per carenza di novità, la porzione italiana del marchio “SANTE”.

L’attrice invocava altresì la suddetta tutela extra-merceologica relativamente alle classi merceologiche nelle quali non disponeva di marchi registrati. Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda dichiarando la nullità del marchio “SANTE” per la classe 32 e le classi 25 (abbigliamento), 30 (caffè, the) e 33 ( bevande alcooliche), in considerazione della qualificazione di “SANTAL” come marchio forte e notorio.

Tale notorietà era dimostrata dall’ampia produzione documentale (fatturato, investimenti promozionali, listini ufficiali, capillare sponsorizzazione sportiva, estesa anche ai prodotti di abbigliamento, gadget ecc.). Anche la Corte d’Appello di Bologna, nel corso del giudizio di secondo grado, si esprimeva a favore di tale lettura. La società soccombente ricorreva quindi in Cassazione.

La sentenza della Cassazione

Secondo la Cassazione il giudice, nell’accertare la natura “forte” del marchio, non si è discostata dai principi generali più volte affermati dalla giurisprudenza.

In particolare, la Corte osserva che, con riguardo ai marchi cosiddetti “celebri” – ai quali il pubblico ricollega non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità “soddisfacente” e che quindi garantiscono un successo del prodotto stesso a prescindere dalle sue qualità intrinseche – occorre tener conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati – di per sé – da alta specializzazione, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno (Cass. n. 13090/2013, n. 23787/2004, n. 14315/1999).

In conclusione la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 37355 depositata il 29 novembre 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi gli esiti dei precedenti giudizi.