La Corte di Giustizia sul marchio “TESTAROSSA” di Ferrari

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata recentemente in materia di decadenza per non uso del celebre marchio “TESTAROSSA” di Ferrari S.p.A. In particolare, il Tribunale del Land, Düsseldorf aveva disposto la cancellazione, per decadenza, di tale segno, rilevandone il non uso per 5 anni consecutivi.

Il giudice di secondo grado, tuttavia, non condivideva le considerazioni del Tribunale. In primo luogo, infatti, durante il periodo rilevante ai fini della valutazione dell’uso del marchio, Ferrari lo aveva utilizzato per identificare pezzi di ricambio di automobili commercializzate in precedenza con tale marchio. Inoltre, per essere considerato effettivo, l’uso di un marchio non deve necessariamente essere significativo. Il tutto, tenendo altresì conto del particolare segmento di riferimento, quello delle automobili sportive di valore elevato, tipicamente prodotte in numero esiguo. Tuttavia, secondo il Tribunale è dubbio se tale elemento debba essere preso in considerazione nel caso di specie. Il marchio era stato infatti registrato non per automobili sportive di lusso bensì, in generale, per automobili e relativi ricambi. Da qui il rinvio alla Corte di Giustizia.

La CGUE ha quindi rilevato che, ai sensi degli artt. 12, parr. 1 e 13, Direttiva 2008/95, un marchio registrato per una categoria di prodotti e relativi pezzi di ricambio deve ritenersi effettivamente utilizzato anche laddove sia stato usato solo per alcuni di tali prodotti, quali le automobili sportive di lusso di valore molto elevato o solamente per pezzi di ricambio o gli accessori che compongono alcuni di detti prodotti. Il tutto, a meno che non risulti dai fatti e dalle prove pertinenti che il consumatore che desidera acquistare gli stessi prodotti li percepisce come costituenti una sottocategoria autonoma.


La contraffazione per equivalenti nei brevetti farmaceutici

Con una recente sentenza la Corte d’appello dell’Aja si è pronunciata in una controversia relativa alla violazione del brevetto Pemetrexed di Eli Lilly. La causa concerne il farmaco Pemetrexed, protetto dal brevetto europeo 1313508 (EP 508). Si tratta di un farmaco antitumorale, costituito da una combinazione di vitamina B12 ed un legante proteico folico insieme a un sale, il pemetrexed disodio. La questione oggetto di causa è se le aziende genericiste possano incorrere in violazione del detto brevetto utilizzando un diverso sale.

La Corte d’appello dell’Aja ha iniziato la sua analisi citando l’articolo 69 della Convenzione sul brevetto europeo e il suo protocollo. La sezione 1 del suddetto Protocollo stabilisce che nell’interpretazione di un brevetto deve essere assunta una posizione che “combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties” e la sezione 2 aggiunge che “due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims”.

Nell’applicazione di questi principi, la Corte d’appello ha eseguito un’analisi in due fasi: nella prima fase, la questione è se il prodotto contestato sia conforme a tutte le caratteristiche della rivendicazione del brevetto e, in caso di risposta negativa, la seconda fase implica la valutazione se le caratteristiche differenti siano equivalenti alle caratteristiche della rivendicazione.

La Corte olandese, pertanto, ha stabilito i quattro principi necessari per la valutazione sulla contraffazione per equivalenza nella seconda fase dello modello di analisi predetto: equivalenza tecnica dell’intellectual property, protezione equa, ragionevole certezza del diritto e novità e carattere inventivo.
Nel caso di specie la Corte d’appello dell’Aja ha considerato il prodotto di Fresenius in contraffazione del brevetto in parola. Il tutto, proprio poiché equivalente alla composizione di Eli Lilly applicando i quattro principi sopra indicati.


Modificate le tasse di deposito PCT

La World Intellectual Property Organization (WIPO) ha adottato una modifica agli importi della tassa internazionale di deposito (international filing fee).
Tale modifica di applica per le domande internazionali di brevetto presentate dal 1° gennaio 2021 secondo il Patent Cooperation Treaty (PCT). L’aumento della tassa di deposito sarà in parte compensato dall’incremento delle detrazioni a favore dei richiedenti che si avvarranno del sistema di deposito telematico ePCT.
Nessuna variazione è stata apportata alla tassa di trasmissione (transmittal fee) e alla tassa di ricerca (search fee). L’UIBM ha pubblicato, in conseguenza di detta modifica, le indicazioni per il pagamento delle tasse delle domande internazionali di brevetto (PCT).


Il team di Intellectual Property di S&G è a vostra disposizione per ogni chiarimento.