I distributori di un prodotto possono agire per contraffazione?
Nell’ambito del procedimento per contraffazione relativo al noto marchio “Budweiser”, la Corte di Cassazione ha fornito alcune precisazioni in materia di legittimazione ad agire. In particolare, il Collegio ha escluso che la legittimazione ad esperire l’azione di contraffazione del marchio possa spettare anche ai semplici distributori del prodotto. Vero è che l’art. 20 c.p.i. attribuisce i diritti conferiti dalla registrazione al titolare del marchio. Inoltre, l’art. 23 regola la concessione a terzi dell’intellectual property attraverso il solo contratto di licenza. L’attribuzione dell’azione di contraffazione ad un soggetto diverso dal titolare del marchio o dal licenziatario da lui autorizzato, ed in particolare ad un intermediario commerciale che si limita a distribuire i suoi prodotti sul mercato in forza di un rapporto personale e obbligatorio, non ha quindi fondamento normativo e contrasta inoltre con le esigenze di accentramento dei poteri giudiziali di tutela del marchio.
Per completezza la Corte di Cassazione ricorda che l’art. 25, comma 3, della direttiva (UE) n. 2015/2436 ha previsto che, fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario possa avviare un’azione per contraffazione soltanto con il consenso del titolare. Unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui il titolare, previa messa in mora, non avvii egli stesso l’azione entro congruo termine. Inoltre il comma 4 prevede che il licenziatario possa intervenire nell’azione per contraffazione avviata dal titolare per ottenere il risarcimento del danno.
Il marchio tridimensionale delle celebri “Crocs” non è distintivo secondo la Corte Svedese
Con un’interessante sentenza, la Corte d’Appello Svedese è stata chiamata a valutare se le calzature Crocs, registrate come marchio tridimensionale, fossero dotate della necessaria distintività. La controversia sorge nel 2014, quando il discount ÖoB iniziava a commercializzare calzature sostanzialmente identiche alle Crocs. La società agiva quindi per contraffazione di marchio.
Onde dimostrare la distintività del proprio marchio, Crocs allegava un’indagine di mercato condotta nel 2008. Agli intervistati era stata fornita un’immagine delle calzature e di un coccodrillo. Il 74% degli intervistati identificava le calzature come “Foppatoffeln” (in Svezia “Foppatoffeln” è un nome comune per le calzature Crocs in onore del famoso giocatore di hockey svedese Peter Forsber che, dopo un infortunio, le aveva indossate in TV e in altri contesti pubblici). Tuttavia, solo il 7% degli intervistati riconosceva il prodotto come “Crocs”. Inoltre, il 54% confermava che le calzature in questione “provengono da un’azienda specifica“. Il 46% riteneva che le calzature “potrebbero provenire da qualsiasi azienda“.
Secondo la Corte d’Appello Svedese il fatto che non esistesse nel sondaggio l’opzione “non so” rendeva gravemente carente l’indagine. Inoltre, l’opzione “se le calzature potevano provenire da qualsiasi società” era fuorviante: era ovvio che potessero essere prese in considerazione solo società che fabbricano calzature. Infine, nella valutazione dei risultati del sondaggio si deve tenere in considerazione che la calzatura, all’epoca, era stata pubblicizzata con ulteriori peculiarità, ovvero, la parola Crocs e il coccodrillo, che suggerivano ulteriormente che la forma del prodotto stesso sarebbe percepita come una caratteristica.
In conclusione, la Corte rilevava che, sulla base dell’indagine e dei suoi risultati, non fosse possibile trarre conclusioni sufficientemente certe sul fatto che la forma della scarpa stessa fosse percepita come una caratteristica del prodotto. Alla luce di tali ragioni, il Collegio emetteva l’ordine di cancellazione della registrazione del marchio Crocs Classic in quanto privo di distintività.
Post Brexit: le indicazioni dell’Ufficio UK per la proprietà intellettuale
A seguito dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in cui il Titolo V della Rubrica “Commercio” della seconda Parte è dedicato alla “Intellectual Property”, l’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (UKIPO), ha aggiornato la sua Guida alla luce dei cambiamenti che impattano sulla materia dei marchi, brevetti, disegni e diritto d’autore dal 1° gennaio 2021. In particolare, l’Ufficio britannico, ha emanato alcune precisazioni in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore.
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