England and Wales High Court: la forma del SUV “Defender” non ha carattere distintivo
Con una recente decisione, la Corte Inglese ha affermato che le forme delle auto “Land Rover Defender” sono prive di carattere distintivo. Per tale ragione, i relativi diritti di intellectual property non possono essere oggetto di registrazione.
La società britannica Ineos potrà quindi utilizzare lo stile ispirato a Land Rover per la realizzazione del suo nuovo modello Grenadier 4×4.
La Corte Suprema del Regno Unito, infatti, ha respinto il ricorso presentato da Jaguar Land Rover nel tentativo di ribaltare la precedente decisione del 2019, emessa a seguito della domanda di registrazione presso l’IPO (Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito) di alcune forme delle vetture appartenenti alla categoria Defender al fine di contrastare l’immissione nel mercato del SUV Grenadier.
Il Giudice adito, nella persona di Melissa Clarke, disattendendo le pretese della ricorrente, ha confermato le conclusioni dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale. Le forme che Jaguar Land Rover cerca di proteggere, in vero, non sarebbero distintive a tal punto da potervi accordare la tutela dei marchi registrati.
Il Tribunale di Roma sul marchio debole “facile.it”
Con una recente ordinanza il Tribunale di Roma ha fornito interessanti precisazioni in tema di contraffazione dei marchi deboli.
La pronuncia arriva ad esito del ricorso con il quale Facile.it S.p.A. richiedeva l’emissione di alcune misure cautelari nei confronti di Facile Ristrutturare S.r.l. In particolare, la ricorrente domandava di inibire l’uso, a qualunque titolo, dei segni contestati a tema “facile”.
Il Tribunale, in primo luogo, ha dato atto del carattere debole dei marchi a tema “facile.it”. La capacità distintiva degli stessi, infatti è data solo dall’insieme dei due elementi “facile” e “.it”, i quali, individualmente considerati, sarebbero privi di qualsiasi capacità caratterizzante. Come è noto, i marchi “deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto o al servizio che intendono contraddistinguere. Sono ugualmente deboli i marchi formati da parole di comune diffusione che non possono essere oggetto di un diritto esclusivo. Peraltro, la loro “debolezza” non incide sull’attitudine alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela. Saranno infatti sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.
Secondo il giudicante, benché il marchio “Facile.it” fosse da ritenersi “debole” (quindi assistito da una tutela meno intensa) sarebbe indubbio che i segni “comparafacile.it” e “comparafacileit”, in uso sui canali social di titolarità o riconducibili alla società resistente, comportino un rischio di confusione e di associazione da parte del consumatore medio con i marchi azionati dalla ricorrente, pur corrispondendo al nome a dominio www.comparafacile.it di titolarità di Comparafacile S.r.l.
L’Agenzia delle Entrate in materia di imposte sul trasferimento di know-how tra Italia ed estero
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente formulato un parere in tema di imposte pagate all’estero relativamente a contratti di trasferimento di intellectual property. Il caso esaminato dall’amministrazione è il seguente. ALFA S.p.A è una società che distribuisce i propri prodotti attraverso alcune società controllate, localizzate in diverse aree geografiche del mondo. Al fine di ampliare i mercati di riferimento, il 4 gennaio 2018 ALFA ha concluso con la società estera BETA un contratto di trasferimento di know-how (Tecnology Transfer Agreement o TTA).
Il predetto contratto, insieme trasferimento di tecnologie, includeva anche alcuni disegni ed informazioni tecnico-produttive, definite “Platform”. BETA potrà utilizzare il know-how trasferito esclusivamente nei propri stabilimenti produttivi nel territorio contrattualmente individuato.
L’Amministrazione finanziaria ritiene che i pagamenti percepiti da ALFA in base al contratto di trasferimento di tecnologia (TTA) debbano essere qualificati, ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione Italia-Paese estero, come “canoni”. Ciò comporta che la potestà impositiva è concorrente, potendo le somme essere oggetto di tassazione sia in Paese estero, come Stato della fonte, sia in Italia, come Stato di residenza del percettore.
Al riguardo, nel presupposto che ALFA sia il beneficiario effettivo dei pagamenti, la medesima società ha diritto all’applicazione della ritenuta convenzionale del 15% sugli importi pagati da BETA e può avvalersi del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 23 della Convenzione e dell’articolo 165 del TUIR.
Il team di Intellectual Property di S&G è a vostra disposizione per ogni chiarimento.