La guerra sui brevetti automobilistici: Nokia contro Mercedes
In una recente decisione la Mannheim Regional Court Tedesca ha emesso un’ingiunzione che, potenzialmente, potrebbe impedire la vendita di veicoli Mercedes in Germania.
La controversia da cui trae origine la pronuncia in commento è insorta tra Daimler AG, proprietaria del marchio Mercedes-Benz, e Nokia Oyj, relativamente al brevetto Nokia EP2981103. Tale privativa ha ad oggetto “l’assegnazione di sequenze di preamboli per una procedura di accesso in un sistema di comunicazione mobile”. Si tratta, in sostanza, della tecnologia di telecomunicazione utilizzata nelle automobili del celebre marchio tedesco per la connettività elettronica.
Ebbene, la Corte ha ritenuto violato tale brevetto da Daimler AG. Ciò che complica notevolmente la controversia è che il brevetto appartenga alla categoria di quelli essenziali standard (SEP – Standard Essential Patents). Pertanto, le parti avrebbero dovuto fare offerte di licenza eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) ai sensi del diritto della concorrenza dell’UE. In base al comunicato stampa di cui al link, il Tribunale ha infatti ritenuto che tale procedura non sarebbe stata adeguatamente seguita.
Mercedes ha già comunicato che impugnerà la decisione.
Caso Diesel: il Tribunale UE sullo standard delle prove d’uso
In data 28 maggio 2020, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato nella Causa T-615/2018, Diesel SpA c. Sprinter megacentros del deporte SL, sulla valutazione della prova dell’uso effettivo del marchio contrapposto ad una domanda successiva interferente.
In particolare, la Sprinter aveva depositato una domanda di registrazione di un marchio figurativo avente ad oggetto la rappresentazione di una linea ricurva e angolata per i prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 28 (Accordo di Nizza) presso l’EUIPO (European Intellectual Property Office). Diesel opponeva la domanda sulla base di propri marchi anteriori raffiguranti una lettera “D” maiuscola in grafia particolare. Secondo la Divisione di Opposizione, tuttavia, le prove fornite da Diesel non risultavano sufficienti a dimostrare l’uso del marchio. La questione veniva quindi portata all’attenzione del Tribunale UE, chiamato a chiarire i requisiti che devono essere soddisfatti affinché possa dirsi provato l’uso effettivo del marchio.
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che le immagini raffiguranti determinati prodotti sui quali sono apposti i marchi anteriori non costituiscono di per sé prova dell’uso. Neppure le immagini dei prodotti estrapolate da riviste sono in grado di provarne la vendita, ove non risulti da fatture. Correlativamente, se le fatture forniscono prova della vendita di determinati prodotti ma non vi è menzione dei marchi, non risulta provato il collegamento, né si consente in tal modo l’accertamento dell’uso. Ed ancora, gli estratti di cataloghi non provano né la loro distribuzione ai potenziali clienti, né tantomeno le vendite effettuate.
Analogamente, non sarebbe possibile stabilire l’effettivo sfruttamento commerciale dei marchi anteriori, sulla base di una mera produzione di materiale pubblicitario, occorrendo anche dimostrare che questo materiale è stato sufficientemente distribuito al pubblico di riferimento.
Blocchi doganali: aggiornati i formulari
Il Regolamento recentemente pubblicato sulla G.U.U.E. 21 agosto 2020, n. L 274, ha modificato i formulari da utilizzare per richiedere l’intervento delle autorità doganali a protezione dei diritti di intellectual property.
La tutela dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 608/2013, ai sensi del quale le autorità doganali dell’UE possono bloccare le merci soggette alla loro vigilanza ove siano sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale.
Il team di Intellectual Property di S&G è a vostra disposizione per ogni chiarimento.