Il Tribunale UE sul marchio PUMA
In una recente sentenza, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato in una causa relativa al celebre marchio “PUMA”.
In data 14.02.2013, la società Gemma Group S.r.l. depositava il seguente marchio europeo per prodotti nella classe 7 (macchine e distributori automatici).
Puma si opponeva alla registrazione attraverso i propri marchi anteriori sotto riportati.
L’opponente eccepiva inoltre l’acquisita notorietà dei propri segni e quindi l’estensione della tutela degli stessi anche oltre le classi merceologiche rivendicate (abbigliamento e articoli sportivi). Nei giudizi di primo e secondo grado lo European Union Intellectual Property Office (EUIPO) rigettava l’opposizione di Puma. Secondo l’Ufficio, infatti, il pubblico di riferimento non avrebbe stabilito un collegamento tra i marchi in conflitto. Il tutto, pur a fronte della notorietà dei marchi Puma. La società proponeva quindi ricorso al Tribunale UE il quale respingeva nuovamente l’impugnazione, confermando quando disposto dall’EUIPO.
In particolare, il Tribunale UE afferma che la valutazione della somiglianza tra due marchi deve essere effettuata esaminando i segni in conflitto nel loro insieme. Ebbene “tenuto conto delle differenze visive e dell’impossibilità di confrontare fonicamente i marchi in conflitto, la commissione di ricorso non ha commesso un errore nel non ammettere, ai fini della sua analisi, l’esistenza di una quasi-identità tra questi marchi”.
Caso NUTELLA: la prova d’uso di marchi registrati in ampie classi merceologiche
Con una recente decisione l’EUIPO ha fornito rilevanti indicazioni in merito alle prove idonee a dimostrare l’uso di un marchio in ampie categorie merceologiche.
In particolare, nel febbraio 2019 il Sig. Ristic presentava una domanda di decadenza per non uso del marchio UE “NUTELLA” di titolarità Ferrero S.p.A. La domanda aveva ad oggetto un gran numero di prodotti e servizi rivendicati nelle classi 29, 30, 32 e 43.
Per dimostrare l’uso effettivo del marchio, Ferrero presentava copiosa documentazione tra cui fatture, dépliant, materiali pubblicitari, articoli di stampa e studi di mercato sulla notorietà del marchio “NUTELLA” in ambito europeo.
L’EUIPO ha quindi chiarito che nel caso di marchi registrati per ampie categorie di prodotti o servizi – al cui interno possono essere distinte differenti sottocategorie inquadrabili autonomamente – la prova d’uso del marchio per una parte di detti prodotti o servizi comporta la tutela unicamente per la sottocategoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Viceversa, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto da non poter operare sottocategorie all’interno della relativa classe, la prova d’uso del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende l’intera categoria.
Il team di Intellectual Property di SGP è a vostra disposizione per ogni chiarimento.