Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato sulle conseguenze processuali di un’istanza di limitazione di brevetto avanzata in corso di causa.
Nel caso in esame, la titolare di un brevetto per invenzione ricorreva in via cautelare richiedendo l’accertamento della contraffazione perpetrata da un terzo. Tuttavia, a seguito di una prima consulenza tecnica che aveva escluso la validità del titolo, la ricorrente formulava istanza di limitazione del brevetto. Inoltre, veniva domandata una integrazione della CTU, al fine di verificare la sussistenza di una contraffazione della versione limitata del brevetto.
Come noto, il meccanismo della limitazione del brevetto è previsto dall’art. 79 co. 3 c.p.i., che così stabilisce: “in un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.”
Nella decisione, il Tribunale ha prima di tutto affermato che la richiesta di limitazione del brevetto equivale ad ammissione della nullità parziale dello stesso. Inoltre, tale istanza comporta la rinuncia alle domande, formulate in giudizio, fondate sulla validità del brevetto originario.
Inoltre, il Giudice ha ritenuto corretta la tesi, sostenuta da parte resistente, che limita la possibilità di riformulare le rivendicazioni solo all’interno di un giudizio ordinario di merito e non cautelare. Il Tribunale ha quindi respinto l’istanza di limitazione.
Infatti, la possibilità prevista dall’art. 79 c.p.i., introducendo nuovi temi di indagine, con conseguente modifica radicale dell’oggetto della controversia, mal si concilia con le esigenze di celerità che caratterizzano il giudizio cautelare.