Con la sentenza n. 8584/2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul rilievo normativo delle Guidelines EPO in tema di nullità di brevetto per assenza di altezza inventiva.
Fatti di causa
La Cerantola S.p.A. conveniva in giudizio la Metalmeccanica Alba S.r.l. chiedendo di accertare la contraffazione della porzione italiana del suo brevetto europeo (i.e. telai ISO per sedie fabbricati tramite saldatura a proiezione) e di collegati atti di concorrenza sleale. La Convenuta, oltre al rigetto delle domande attrici, chiedeva in via riconvenzionale la dichiarazione di nullità del brevetto in oggetto.
A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Venezia dichiarava la nullità della porzione italiana del brevetto dell’Attrice per carenza di attività inventiva. La valutazione veniva dipoi confermata dalla relativa Corte d’Appello.
La Cerantola S.p.A. proponeva allora ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 48 c.p.i. e 56 CBE. Più in particolare, il ricorrente avrebbe argomentato una violazione indiretta delle disposizioni citate in ragione di un’incorretta applicazione delle Guidelines EPO in tema di valutazione del requisito dell’altezza inventiva tramite il c.d. “problem-solution approach“. Il tutto, facendosi forza di asseriti precedenti giurisprudenziali sul punto (Cass., sentenze nn. 3805 del 26.02.2016 e 30501 del 23.11.2018).
Principio di diritto
In primo luogo, i Giudici di Legittimità hanno chiarito che la Corte non ha mai affermato, come sembra sostenere la ricorrente, che la mancata applicazione del “problem-solution approach” comporti violazione dell’art. 48 c.p.i. e dell’art. 56 CBE. A seguire, la Corte ha sottolineato come il motivo di ricorso ex art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. deve essere riferito a norme di legge come, nel caso questione, alle disposizioni citate. Difatti, la violazione o la non corretta applicazione delle Guidelines EPO, può venire in rilievo solo se e in quanto comporti la violazione o la falsa applicazione delle norme primarie sopra citate.
Infine, ritenendo la questione di particolare importanza, la Corte ha ritenuto opportuno enunciare il seguente principio di diritto:
“In tema di nullità di brevetto per invenzione industriale per mancanza di altezza inventiva, il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per essere ammissibile e consentire l’esame del merito della violazione – deve prospettare la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto paradigmatiche quali l’art. 48 c.p.i. o l’art. 56 della Convenzione sul rilascio dei brevetti Europei firmata a Monaco di Baviera il 5.10.1973, nella versione risultante dall’Atto di revisione firmato sempre a Monaco il 29.11.2000, oggetto di ratifica ed esecuzione ad opera della L. 29 novembre 2007, n. 224, e non la violazione o la non corretta applicazione delle linee guida elaborate dall’Ufficio Europeo dei brevetti, e in particolare quelle inerenti il metodo del “problem solution approach”, che possono venire utilmente in rilievo solo se e in quanto la loro lesione comporti la violazione o la falsa applicazione delle norme primarie sopra menzionate“