Nella precedente news del 09.02.2022, si è trattato di un’interessante sentenza del Tribunale UE in tema di marchi di forma.
Vista la curiosità che il predetto segno spesso solleva, è apparso interessante approfondire come l’EUIPO si approcci all’esame delle relative domande di registrazione.
Ma facciamo un passo indietro: cosa sono i marchi di forma?
Fra i segni suscettibili di formare oggetto di valido marchio, la legge prevede all’art. 4 RMUE (analogamente l’art. 7 c.p.i.) “la forma dei prodotti o del loro imballaggio”: in questa ipotesi si parla di “marchio di forma” o “tridimensionale”. Il marchio di forma, dipoi, è meglio definito all’art. 3, paragrafo 3, lettera c), REMUE come “un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto”.
A differenza dei marchi “tradizionali”, la normativa di riferimento europea prevede per il marchio tridimensionale la soddisfazione di ulteriori requisiti rispetto a quelli generici (i.e. novità, distintività liceità). In particolare, l’art. 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE (in via analoga l’art. 9 c.p.i.) prevede che la forma (i) imposta dalla natura del prodotto, (ii) necessaria per ottenere un risultato tecnico e che (iii) dia valore sostanziale al prodotto, non sia registrabile come marchio. La ratio è quella di evitare sovrapposizioni con la tutela apprestata al design e al brevetto per invenzione/modello di utilità.
L’esame di distintività secondo le linee guida EUIPO
Ebbene, poiché il consumatore di riferimento non sarebbe solito derivare l’origine commerciale di un prodotto dalla sua forma e/o dalla sua confezione, l’accertamento della capacità distintiva di un marchio di forma è tendenzialmente più complesso [1]. Per questo motivo l’EUIPO ha tratteggiato delle linee guida specifiche per l’esame di questi marchi, fissando quattro passaggi:
- verifica dei requisiti specifici dei marchi di forma, di cui all’art. 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE;
- verifica del carattere distintivo della forma in sé, valutando se la forma sia materialmente diversa da quella elementare, abituale o attesa da consumatore in modo da consentire a quest’ultimo di identificare i prodotti solo dalla loro forma e di acquistare nuovamente lo stesso articolo in caso di esperienza positiva con i prodotti [2];
- individuazione degli elementi ulteriori del marchio di forma, quali elementi verbali, figurativi, uso di colori (unici o in combinazione) o una combinazione delle opzioni precedenti;
- valutazione del carattere distintivo della forma nel suo complesso, ossia una valutazione complessiva del marchio di forma e degli elementi a cui esso si estende.
L’EUIPO, quindi, sembrerebbe ammettere la distintività di una forma di per sé banale qualora venga arricchita da ulteriori elementi idonei a dare distintività al marchio di forma nel suo complesso. In questo senso, l’Ufficio dovrebbe valutare le dimensioni di ulteriori elementi (verbali o figurativi) ed il contrasto (cromatico, mediante incisioni, stampe a rilievo o a impressione) di questi rispetto alla forma in sé.
Considerazioni conclusive
Per quanto detto, sarà allora necessario prestare particolare attenzione nella redazione della domanda di registrazione per un marchio di forma. In particolare, in linea con le previsioni dell’Ufficio, se la forma non dovesse essere di per sé originale, sarebbe necessario prevedere e/o disporre ulteriori elementi al fine di dotare la forma di distintività nel suo insieme.
Va tuttavia rilevato che, nonostante l’EUIPO abbia dettato delle linee guida sul punto, la valutazione di distintività di un marchio di forma è innegabilmente subordinata a numerosi elementi. Ciò determina una moltiplicazione delle possibili interpretazioni soggettive rendendo complesso prevedere il giudizio dell’esaminatore.
[1] C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592; Case T‑483/20, Tecnica Group SpA, ECLI:EU:T:2022:11.
[2] T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223; C 136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T 88/00, Torches, EU:T:2002:28.