Secondo il principio di esaurimento ex art. 5 c.p.i., quando un prodotto brevettato è stato venduto dal titolare del brevetto – o da una terza parte autorizzata – all’interno del territorio dell’UE o dello SEE, il diritto di brevetto si dice esaurito. In questo caso, il titolare non sarebbe più in grado di imporre ulteriori restrizioni all’uso dell’invenzione brevettata poiché l’acquirente dispone del pieno diritto di usarlo.
L’esaurimento del brevetto, rispondendo ad un principio di ragionevolezza, è spesso dato per scontato e poco approfondito. Nondimeno, esistono casi particolari in cui non è così semplice distinguere il suo verificarsi o meno. Nel presente articolo si analizzerà come il ridetto principio si rapporti a quelle particolari invenzioni che cumulano nel brevetto un prodotto e un procedimento.
I brevetti di prodotto e procedimento
Fra ciò che può formare oggetto di brevetto si è soliti distinguere tra invenzioni di prodotto e procedimento.
In particolare, si ha invenzione di prodotto quando il trovato ha ad oggetto un prodotto materiale. Si ha invenzione di procedimento, invece, quando consiste in una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio.
Tuttavia, le due categorie non sono tra loro alternative, essendo possibile che un determinato brevetto contenga sia rivendicazioni di prodotto sia di procedimento. Il principale esempio in questo senso è rappresentato dalle c.d. macchine utensili, ossia quelle macchine che atte esclusivamente ad implementare un determinato procedimento.
La declinazione del principio di esaurimento
Nonostante la sua collocazione nel Capo I “disposizioni generali e principi fondamentali“, il ridetto art. 5 c.p.i. non si applica a tutte le invenzioni.
Infatti, qualora l’invenzione sia di prodotto si applicherà quanto disposto nella norma generale. Le invenzioni di procedimento, invece, seguono la disciplina speciale ex art. 67, co. 3 c.p.i.
Quest’ultima norma prevede che “quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l’oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari“.
La ratio della disposizione è tradizionalmente collegata alle differenze ontologiche tra i diritti concessi da un brevetto di prodotto e di procedimento. Difatti, un processo non sarebbe suscettibile di essere semplicemente immesso nel commercio – come un prodotto – ma solo di essere attuato volta per volta. In ragione di ciò, sarebbe allora impossibile configurare un esaurimento dei diritti di brevetto sul processo innovativo, i quali possono essere esercitati legittimamente solo tramite una licenza.
In breve, l’art. 67, co. 3 rappresenterebbe la trasposizione del principio di esaurimento del diritto di brevetto sul prodotto al brevetto di procedimento.
Brevetti di prodotto e procedimento: esaurimento del diritto o licenza implicita?
Se è incontestato che il principio di esaurimento si applichi ai brevetti di prodotto mentre per i brevetti di procedimento sia prevista una disciplina speciale nei termini di cui sopra, ci si chiede quale debba essere il regime per quelle invenzioni che integrino ad un tempo un prodotto e un procedimento.
Le possibili soluzioni al quesito possono essere evidentemente tre: (i) l’applicazione dell’art. 5 c.p.i., (ii) l’applicazione dell’art. 67, co. 3 c.p.i., ovvero (iii) l’applicazione congiunta di ambe le disposizioni, distinguendo prodotto e procedimento. Tra queste, la dottrina è ben propensa a sposare la prima soluzione e non senza argomentazioni in questo senso.
In primo luogo, si deve sottolineare come nei brevetti in esame il titolo sia unico e solo le rivendicazioni differiscono tra prodotto e procedimento. In breve, essendo il prodotto finalizzato a realizzare un determinato procedimento, una applicazione congiunta delle due norme sarebbe illogica sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Inoltre, l’unione in un unico trovato di un’invenzione di prodotto e processo eliminerebbe quelle difficoltà che invece giustificano una deroga al principio di esaurimento per le invenzioni di procedimento.
Insomma, non essendovi le condizioni per un’applicazione congiunta delle norme o tali da giustificare una deroga del principio di esaurimento, si ritiene che i brevetti relativi alle c.d. macchine utensili debbano sottostare alla regola generale ex art. 5 c.p.i.