Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Imprese
SENTENZA
n. 2657/2020 pubbl. il 06/02/2020
(Giudice estensore: dott. Alfredo Landi)
nella causa civile di primo grado 36761/16 R.G.A.C.
TRA
Invicta s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t. A. R. D. S., rappresentata e difesa dagli avv.ti (…), in virtù di procura posta in calce all’atto di citazione, nonché elettivamente domiciliata in (…), presso lo studio di quest’ultimo;
– attore –
E
Invictus Arena Promotion s.a.s. di L. R., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. R. L., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Sallustio n.3, presso lo studio dell’avv. Emanuele Pica, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
– convenuto –
NONCHÉ
R. L.
elettivamente domiciliato in (…), che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
– covenuto –
OGGETTO: marchio.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all’udienza in data 11 luglio 2019, con la concessione dei termini di legge, previsti dall’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Invicta s.p.a. convenivano in giudizio R. L. e l’Invictus Arena Promotion s.a.s. di L. R. chiedendo:
– di dichiarare la nullità del marchio Invictus Arena, ai sensi dell’art.12 C.P.I. qualora, all’esito della decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la registrazione di detto marchio dovesse essere stata concessa;
– di accertare che le attività di produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti recanti il marchio in discussione costituivano atto di contraffazione ex art. 20, c. 1 lett. b) e c), c.p.i.;
– di accertare che la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti recanti il marchio in discussione o di qualsiasi altro marchio contenente il segno INVICTUS ARENA per articoli identici o confondibili, costituiva atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. n. 1, e 2;
– di inibire alla convenuta l’utilizzazione del marchio INVICTUS ARENA su prodotti delle classi 18, 25, 28 e 41;
– di ordinare il sequestro e la distruzione, o in alternativa l’assegnazione in proprietà all’attrice, a cura dell’attrice e a spese delle convenute, dei prodotti recanti il marchio di cui in narrativa per articoli identici o confondibili presso la sede delle convenute, nonché sull’intero territorio italiano presso i produttori, distributori, rivenditori, magazzini, depositi, e spedizionieri utilizzati, autorizzando la parte attrice ad assistere alle operazioni personalmente e/o a mezzo di propri delegati, tecnici di fiducia e legali;
– di fissare una penale nella misura di euro 50,00 per ogni prodotto recante il marchio in discussione per gli articoli identici o confondibili commercializzati nel territorio nazionale in violazione dell’emananda sentenza, nonché un’ulteriore penale nella misura di € 1.000,00 per ogni negozio in cui vengano rintracciati tali articoli;
– di disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza per estratto su uno o più giornali a tiratura nazionale, in misura doppia del normale a cura dell’attrice e a spese della convenuta, nonché sulla prima pagina dei siti web di Invictus Arena e delle società eventualmente collegate a Invictus Arena, autorizzando altresì essa attrice a pubblicarla sul proprio sito e sul sito delle altre società facenti parte del medesimo Gruppo Industriale;
– di fissare un’ulteriore penale nella misura di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella pubblicazione sulla prima pagina dei siti web di Invictus Arena e delle società eventualmente collegate ad Invictus Arena in violazione dell’emananda sentenza;
– di condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti da essa attrice per il danno emergente e, in alternativa al lucro cessante o in aggiunta a quest’ultimo, la restituzione degli utili lordi realizzati, conformemente al disposto dell’art. 125 c.p.i. nella misura accertanda in corso di causa o, in subordine, anche in via equitativa o in una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano.
In sede di precisazione delle conclusioni gli attori non insistevano nella domanda di nullità del marchio non essendo stata concessa la registrazione del marchio contestato.
R. L. si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità della domanda di nullità del marchio in discussione e la carenza di legittimazione passiva con conseguente pronuncia di sua estromissione dal giudizio e rigetto della domanda attorea.
Chiedeva, altresì:
in via principale di rigettare la domanda attorea in quanto infondata;
in via subordinata, di accertare che l’evento lesivo non era ad esso imputabile.
L’Invictus Arena Promotion s.a.s. di L. R. si costituiva in giudizio chiedendo:
– di dichiarare l’inammissibilità o improcedibilità della domanda di nullità del marchio in discussione ovvero di dichiarare cessata la materia del contendere ovvero, in subordine, di rigettare detta domanda, nonché e di rigettare le altre domande attoree in quanto infondate.
In sede di precisazione delle conclusioni entrambe le parti convenute chiedevano la revoca dell’ordinanza istruttoria resa all’udienza del 10.5.2017 disponendo l’interrogatorio formale della parte attrice come richiesto, nonché di espungere la terza memoria ex art.183 VI comma c.p.c. e la documentazione allegata in quanto in violazione del precetto normativo contenuto in detto articolo.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte espletato l’interrogatorio dei convenuti ex art.121 c.p.c. e disposta l’esibizione richiesta dalla parte attrice.
In ordine alla memoria ex art. 183 VI comma n.3 depositata dalla parte attrice la stessa va dichiarata ammissibile nei limiti in cui tratta della prova contraria ed allega documentazione al riguardo, mentre deve ritenersi inammissibile la sola parte argomentativa destinata esclusivamente alla contestazione delle deduzioni dei convenuti, dovendo dette argomentazioni essere contenute nelle precedenti memorie ex art.183 VI comma c.p.c (nn.1 e 2) nei limiti legislativamente previsti.
Va, poi, confermata l’ordinanza istruttoria di rigetto dell’interrogatorio formale della parte attrice non solo in quanto non necessario, ma riguardante, altresì, circostanze non di pertinenza della parte attrice, essendo relativo al tipo di attività svolta dalla società convenuta e del tipo di prodotti da essa commercializzati.
Si ritiene la legittimazione passiva di R. L. in quanto richiedente la registrazione del marchio Invictus Arena da utilizzare tramite la società di cui è socio accomandatario ed in considerazione della responsabilità illimitata dello stesso proprio in qualità di socio accomandatario della Invictus Arena Promotion.
Nel merito, va, innanzitutto, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento della nullità del marchio Invictus Arena, ai sensi dell’art.12 C.P.I. qualora, all’esito della decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la registrazione di detto marchio fosse stata concessa.
Infatti, come documentato dalle parti, l’opposizione alla registrazione del marchio Invictus Arena è stata accolta e la domanda di registrazione di detto marchio è stata rigettata.
In particolare risulta (l’opposizione alla registrazione del marchio in questione era stata avanzata sia dalla società attrice che dall’Arena Distribution S.A.) che la domanda di registrazione del marchio avanzata dal Lecca è stata rigettata essendo stato ritenuto il rischio di confusione tra i marchi messi a confronto per le coincidenze visive, fonetiche e concettuali che comportano una similitudine tra i marchi seppur di grado lieve, nonché l’affinità dei servizi forniti.
Va osservato, quindi, che è provata documentalmente la titolarità di parte attrice del marchio denominativo Invicta e dei connessi marchi figurativi (docc.9/12) per varie categorie tra cui, per quanto di interesse, articoli di abbigliamento, articoli per la ginnastica e lo sport e valigie.
Riguardo al predetto marchio deve ritenersi provato che esso debba essere considerato come marchio forte considerata, innanzitutto, la capacità distintiva della denominazione costituente il marchio in questione tenuto conto che il significato di Invicta non ha alcuna relazione con l’attività commerciale che è destinata a contraddistinguere e non è immediatamente associabile ad uno specifico prodotto.
Inoltre la vasta notorietà di detto marchio oltre a potersi considerare fatto noto, risulta dalla documentazione allegata da parte attrice attestante la diffusione del marchio e l’ingente attività di pubblicità effettuata in relazione ad esso.
Ciò detto, va preliminarmente considerato che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità:
– rispetto al marchio cd. forte, come è nel caso di specie, sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante (cfr., Cass., Sez. I, sent. nn. 1267/2016, 13170/2016, 14787/2007);
-l’esame comparativo dei segni distintivi in conflitto deve essere effettuato non in via analitica (ossia attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento), ma in via unitaria e sintetica (Cass. civ., Sez. I, nn. 241/84, 248/70, 3425/73, 227/67), ponendo attenzione all’apprezzamento complessivo dei segni in relazione agli elementi salienti, alle espressioni grafiche utilizzate ed agli effetti fonetici ed acustici conseguenti alla pronuncia vocale del brand;
– tale giudizio, lungi dal dover essere condotto ex post, deve piuttosto consistere nella verifica, al tempo della domanda, dell’eventuale pregiudizio che potrebbe derivare all’attività economica dell’attore dalla somiglianza o identità dei segni distintivi in conflitto; in altre parole, occorre verificare se l’uso degli stessi sia tale da poter determinare, nell’evoluzione naturale della posizione sul mercato, un pericolo di confusione (Cass. civ., Sez. I, n. 3548/06) tra le attività commerciali in oggetto.
Nel caso di specie si ritiene di condividere la valutazione effettuata in sede di opposizione alla registrazione del marchio in questione ove si è ritenuto il rischio di confusione tra i marchi messi a confronto per le coincidenze visive, fonetiche e concettuali che comportano una similitudine tra i marchi seppur di grado lieve, nonché tenuto conto dell’affinità dei servizi forniti.
Infatti, nonostante le differenze in relazione alla parte figurativa dei marchi, è evidente la coincidenza fonetica e visiva della denominazione Invicta ed Invictus, parte denominativa che per entrambi i marchi a confronto è la parte prevalente (come rilevabile dalle diverse dimensioni tra la parte denominativa e quella figurativa), nonché la coincidenza in relazione al significato, avendo i due termini un contenuto semantico fortemente simile –il richiamo all’immagine di invincibilità- riconoscibile anche da chi non conosce la lingua latina, considerata l’assonanza con la traduzione italiana della parola.
Detta similitudine è solo attenuata, ma non eliminata dalla circostanza che nel marchio dei convenuti vi sia anche l’altro termine Arena.
Va rilevato, altresì, in ordine ai prodotti contraddistinti con il marchio Invictus Arena che, come emerge dalle stesse fotografie allegate dalla società convenuta, detto marchio oltre ad essere apposto su materiale tecnico per la lotta, è apposto anche su borsoni, magliette e tute e, quindi, su prodotti coincidenti o affini con quelli oggetto dell’attività commerciale di parte attrice.
Si ritiene, pertanto come l’utilizzo di detto marchio sia idoneo a creare confusione per il pubblico, confusione consistente nel rischio di associazione tra i due segni (art.12 lett. d C.P.I.); inoltre, in considerazione della rinomanza del marchio Invicta, si ritiene che l’uso del marchio registrato Invictus Arena comporti che la società utilizzatrice tragga un indebito vantaggio dalla rinomanza del carattere distintivo del segno anteriore (art.12 lett. e C.P.I.).
Pertanto, deve ritenersi provata l’attività di contraffazione e concorrenza sleale contestata dalla parte attrice; conseguentemente, ai sensi dell’art.124 C.P.I., in particolare, va inibito alla convenuta l’utilizzazione del marchio INVICTUS ARENA su prodotti delle classi 18, 25, 28 e 41, nonché va fissato, a titolo di penale, l’importo di euro 100,00 per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento a decorrere dal terzo giorno successivo alla notifica della sentenza.
Siccome dall’istruttoria non emerge che la vendita di detti beni sia ancora in atto si ritiene di rigettare l’istanza di sequestro.
Inoltre, ai sensi dell’art.126 C.P.I., tenuto conto del carattere locale dell’attività della società resistente e che si tratta di prodotti prevalentemente destinanti ad un pubblico limitato interessato all’attività di sport da combattimento, si ritiene non necessario di dover ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza.
In ordine alla domanda di risarcimento dei danni, si ritiene, comunque, in considerazione della lieve diluizione della forma evocativa del marchio attoreo e tenuto conto delle proporzioni della condotta illecita, che si possa liquidare in via equitativa l’importo di euro 2.000,00, somma da ritenersi già attualizzata, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Pertanto, l’Invictus Arena Promotion s.a.s. di L. R. e R. L., quale socio accomandatario illimitatamente responsabile, vanno condannati al pagamento, in favore della parte attrice, dell’importo di euro 2.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe del D.M. 10.3.2014, n. 55 in riferimento allo scaglione relativo all’effettivo valore della causa (preso atto della nota spese allegata).
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
– dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento della nullità del marchio Invictus Arena;
– accertata la condotta di contraffazione e concorrenza sleale, inibisce all’Invictus Arena Promotion s.a.s. l’utilizzazione del marchio INVICTUS ARENA su prodotti delle classi 18, 25, 28 e 41, nonché fissa, a titolo di penale, l’importo di euro 100,00 per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento a decorrere dal terzo giorno successivo alla notifica della sentenza;
– condanna l’Invictus Arena Promotion s.a.s. di L. R. e R. L., quale socio accomandatario illimitatamente responsabile, al pagamento, in favore dell’Invicta s.r.l., a titolo di risarcimento danni, dell’importo di euro 2.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo
– rigetta la residua domanda attorea;
– condanna l’Invictus Arena Promotion s.a.s. di L. R. e R. L., in solido, alla rifusione, in favore dell’Invicta s.r.l. delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 7.123,62, di cui euro 6.000,00 per compensi ed euro 1.123,62 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 31 gennaio 2020
Il Presidente
Claudia Pedrelli
Il Giudice est.
Alfredo Landi