Tribunale di Torino – Sez. Specializzata in materia di impresa
SENTENZA
(Giudice relatore: dott. Ludovico Sburlati)
n. 3465/2020 pubbl. 05/10/2020
nella causa civile Nrg 10623/2019 promossa da:
Eataly Distribuzione Srl, elettivamente domiciliata in Torino, corso V.E. presso lo studio degli avv. Nicola Bottero e Stefano Mazzi, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
– attrice in riassunzione –
contro
Mac Srl, elettivamente domiciliata in Torino, via B., presso lo studio dell’avv. Raffaele La Placa, che la rappresenta e difende per delega in atti;
Agricola F.lli Ru. Sarl, elettivamente domiciliata in Bari, corso V. E., presso lo studio degli avv. Luca Trevisan, GabrieleCuonzo e Vincenzo Acquafredda, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
– convenute in riassunzione –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Agricola F.lli Ru. Sarl: “?¦ NEL MERITO
A) accertare e dichiarare che l’utilizzazione dell’insegna “Meataly” da parte di MAC s.r.l. per contraddistinguere esercizi commerciali ove vengano svolte le attivita’ di commercializzazione di carni fresche e/o di salumi e/o di ristorazione a base di carne e/o di salumi e’ illecita e costituisce contraffazione del marchio “Meataly” di G.F.R. s.r.l. di cui alla registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. .. del 6 luglio 2012;
B) accertare e dichiarare che la pubblicizzazione, anche tramite internet, di esercizi commerciali contraddistinti dall’insegna “Meataly” ove vengano svolte le attivita’ di commercializzazione di carni fresche e di salumi e/o di ristorazione a base di carne e/o di salumi e’ illecita e costituisce contraffazione del marchio “Meataly” di G.F.R. s.r.l. di cui alla registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. .. del 6 luglio 2012;
C) accertare e dichiarare che la promozione, anche tramite internet, e/o la commercializzazione da parte di MAC s.r.l. di carni fresche e/o di salumi contraddistinti dal marchio “Meataly” costituisce contraffazione del marchio “Meataly” di G.F.R. s.r.l. di cui alla registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. .. del 6 luglio 2012;
D) accertare e dichiarare che la promozione, anche tramite internet, e l’esercizio dell’attivita’ di ristorazione a base di carni e/o di salumi contraddistinti dal marchio “Meataly costituisce contraffazione del marchio “Meataly” di G.F.R. s.r.l. di cui alla registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. .. del 6 luglio 2012;
E) accertare e dichiarare che le condotte di cui alle lettere A), B), C) e D) che precedono costituiscono altresi’ fattispecie di concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598 c.c. n. 1;
F) inibire a MAC s.r.l. l’utilizzazione della insegna “Meataly” per contraddistinguere esercizi commerciali ove vengano svolte le attivita’ di commercializzazione di carni fresche e/o di salumi e/o di ristorazione a base di carni e/o di salumi;
G) inibire a MAC s.r.l. la pubblicizzazione, anche tramite internet, di esercizi commerciali contraddistinti dall’insegna “Meataly” ove vengano svolte le attivita’ di commercializzazione di carni fresche e/o di salumi e/o di ristorazione a base di carne e/o di salumi;
H) inibire a MAC s.r.l. la promozione, anche tramite internet, e/ola commercializzazione di carni e/o di salumi contraddistinti dal marchio “Meataly”;
I) inibire a MAC s.r.l. la promozione, anche tramite internet, e l’esercizio dell’attivita’ di ristorazione a base di carni e/o di salumi contraddistinta dal marchio “Meataly”;
L) fissare, per ogni violazione e/o inosservanza delle inibitorie che precedono, una sanzione pecuniaria di euro 50.000,00;
M) condannare la societa’ MAC s.r.l. a risarcire alla G.F.R. s.r.l. il danno che sara’ quantificato in corso di causa in base ai criteri di cui al paragrafo 5 dell’atto di citazione, ovvero determinato dal Giudice con valutazione equitativa, oltre alle maggiorazioni per rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal di’ dell’illecito a quello dell’effettivo soddisfo;
N) disporre la retroversione degli utili realizzati dalla societa’ MAC s.r.l. in conseguenza dell’attivita’ contraffattiva, nella misura in cui essi eccedano il danno determinato dal Giudice, a favore della G.F.R. s.r.l.;
O) disporre, a cura di G.F.R. ed a spese di MAC e di Eataly Distribuzione s.r.l. s.r.l., la pubblicazione dell’emananda sentenza sui quotidiani “La Nazione” e “Il Corriere della Sera” nonche’, per un periodo di tre mesi, sul sito internet delle societa’ MAC s.r.l. e Eataly Distribuzione s.r.l.;
P) condannare MAC s.r.l. ed Eataly Distribuzione s.r.l. al pagamento di spese ed onorari di lite, oltre iva e cpa come per legge;
Q) respingere le domande riconvenzionali proposte da Eataly Distribuzione s.r.l. in quanto inammissibili, infondate ed indimostrate in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA”
Mac Srl: in via istruttoria:
nel merito: respingere le domande avversarie perche’ infondate in fatto e diritto e per l’effetto mandare assolta la convenuta; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ritenere tenute e condannare le terze chiamate Eataly srl e Eataly Distribuzione srl, in persona dei loro legali rappresentanti p.t., a tenere indenne e manlevare la convenuta da qualsiasi somma, per qualsiasi ragione, quest’ultima dovesse essere condannata a corrispondere all’attrice;
con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e CPA rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell’avvocato antistatario.”
Eataly Distribuzione Srl: “In via istruttoria ??
Nel merito
Respingere le domande di GFR contro MAC e, conseguentemente, anche le domande di MAC contro l’esponente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui al presente atto in via riconvenzionale
– Accertare e dichiarare la nullita’ del marchio “Meataly” di GFR e della relativa registrazione italiana n. .., per le ragioni di cui al presente atto e, in particolare per assenza di novita’ in relazione al precedente e notorio marchio “Eataly” di proprieta’ dell’esponente e/o per deposito in malafede;
– Accertare e dichiarare che l’uso (anche solo potenziale) da parte di GFR del marchio “Meataly” integra un’ipotesi di concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, n. 1, di appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2 e per agganciamento e parassitaria ex art. 2598, n. 3 c.c. nonche’
– Accertare e dichiarare che l’uso da parte di GFR del marchio “Meataly” integra un’ipotesi di contraffazione del precedente e notorio marchio “Eataly” delle esponenti, ai sensi dell’art. 20, lett. b) e c), c.p.i. e, per l’effetto
– Inibire all’attrice GFR ogni attivita’ in contraffazione del segno “Eataly” di proprieta’ delle esponenti e ogni attivita’ di concorrenza sleale a danno delle medesime e, in particolare, ma non limitatamente, inibire la produzione, la vendita e commercializzazione, la distribuzione la pubblicizzazione con ogni mezzo e anche attraverso la rete internet di qualsivoglia prodotto o servizio contraddistinto dal segno “Meataly” o contenente tale parola o, in ogni caso, da altri segni confondibili con quelli di proprieta’ delle esponenti;
– Inibire in ogni caso qualsivoglia uso sul mercato, come marchio o come altro segno distintivo tipico o atipico, del segno “Meataly” anche sulla rete internet e quale nome a dominio volto a contraddistinguere un sito ove si offrano in vendita prodotti alimentari;
– Allorche’ venga constatato l’uso da parte di GFR del segno “Meataly”, disporre il sequestro, autorizzando l’esponente ad assistere alle operazioni conseguenti, dei prodotti contraddistinti dal segno “Meataly”, delle eventuali etichette recanti tale segno, del materiale pubblicitario (depliants, cataloghi ecc.) contenenti
il segno “Meataly”, da eseguirsi anche presso terzi;
– Ordinare la distruzione del materiale contraffattorio sottoposto a sequestro;
– porre a carico della attrice GFR una sanzione pecuniaria non inferiore a 2.000 euro per ogni violazione e/o inosservanza dovesse essere constatata successivamente alla pronuncia dell’emananda sentenza, ovvero nelle maggiori o minori somme che l’Ill.mo Tribunale adito riterra’ di giustizia;
– porre a carico della convenuta una sanzione pecuniaria non inferiore a 2.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare all’emananda sentenza (incluso l’obbligo di pubblicazione del provvedimento), ovvero nelle maggiori o minori somme che l’Ill.mo Tribunale adito riterra’ di giustizia;
– disporre la pubblicazione per estratto e a caratteri doppi rispetto al normale dell’emananda sentenza su tre quotidiani a tiratura nazionale, a cura dell’esponente e a spese della convenuta;
– condannare GFR a risarcire alle esponenti il danno conseguente alla contraffazione e alla concorrenza sleale perpetrate ai loro danni nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa e, comunque, liquidata equitativamente dal Giudice;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Iva e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate dall’Agricola F.lli Ru. Sarl (che ha incorporato la Gfr Srl) – originariamente proposte dinanzi al Tribunale di Perugia, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio con ordinanza del 04/03/2019 – hanno a oggetto l’accertamento, anche ai sensi dell’art. 2598 n. 1) cc, della contraffazione del marchio Meataly n. .. da parte dell’insegna e del marchio Meataly utilizzati dalla Mac Srl in relazione alle attivita’ di commercializzazione di carni fresche e di salumi e di ristorazione a base di tali prodotti, con i conseguenti provvedimenti inibitori e risarcitori.
La Mac Srl ha chiesto il rigetto di tali domande, chiamando in causa l’Eataly Distribuzione Srl, quale concedente dell’uso del marchio, la quale, in via riconvenzionale, ha chiesto l’accertamento della nullita’ del marchio Meataly n. .. e della sussistenza di fattispecie di concorrenza sleale, oltre a inibitoria e condanna al risarcimento del danno.
L’articolazione delle domande delle parti rende opportuno affrontare anzitutto le questioni relative alla nullita’ del marchio Meataly n. .. – registrato presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi il 06/07/2012 per le classi 29 (“carne fresche, insaccati, prosciutto, marmellate e olio”) e 44 (“allevamento animali vivi”; doc. 2 fasc. Agricola F.lli Ru. Sarl) -, prospettate dall’Eataly Distribuzione Srl, per la classe 29, ai sensi dell’art. 12 c. 1 lett. d) Cpi, tenuto conto del rischio di confusione con il marchio verbale Eataly dell’11/05/2010 (doc. 6 fasc. att.) e con il marchio figurativo Eataly del 21/04/2010 (doc. 8 fasc. att.); per la classe 44, ai sensi dell’art. 12 c. 1 lett. e) Cpi, in ragione della rinomanza del segno Eataly, che sarebbe tutelato anche rispetto a prodotti o servizi “non affini”.
Per quanto concerne la registrazione per la classe 29 (“carne fresche, insaccati, prosciutto, marmellate e olio”), e’ allora necessario stabilire se il marchio Eataly sia forte o debole, considerato che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in relazione al marchio forte “vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identita’ sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante”, mentre “per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilita’ anche lievi modificazioni od aggiunte” (Cass. 13170/2016 e Id. 1267/2016; nello stesso senso, Id. 9769/2018; sull’applicazione di tali criteri, Trib. Torino 5204/2019).
Quanto ai criteri discretivi tra i due marchi, in tali pronunce si definiscono forti quelli che sono “frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti” (Cass. 9769/2018), mentre si afferma che quelli deboli “sono tali in quanto concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non e’ andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo” (Cass. 1267/2016).
In applicazione di questi principi, il marchio Eataly deve essere qualificato come marchio forte, essendo il risultato della fusione di due parole inglesi (eat e Italy), caratterizzata, per un verso, da un significato evocativo nel campo dell’alimentazione; per altro verso, da un particolare effetto fonetico, derivante dall’identita’ di pronuncia del verbo eat e della I iniziale di Italy.
Tale combinazione e’ da ritenersi frutto di fantasia, con conseguente qualificazione del segno come marchio forte, in conformita’ a quanto recentemente deciso dalla Commissione dei Ricorsi dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, la quale, con riferimento agli stessi segni, ha escluso che Eataly sia un marchio debole, in quanto il suo valore “si incentra non sull’elemento fonetico in quanto tale (cioe’ sulla semplice corrispondenza fonetica con “Italy”), ma sul gioco di parole che determinare il valore semantico “mangiare italiano””, esprimendo “un tratto di creativita’, che consente di attribuire al marchio una capacita’ distintiva piena” (Comm. Uibm 14/2019 – doc. 4 fasc. att.).
Da tale qualificazione discende la nullita’ del marchio Meataly, caratterizzato da una variazione che lascia sussistere l’identita’ sostanziale dei segni fatti valere dall’attrice in riassunzione, con rischio di confusione per il pubblico.
In proposito, va infatti osservato, in primo luogo, che i due segni si distinguono solo per l’aggiunta dell’iniziale M; in secondo luogo, che l’uso della parola meat (carne in inglese) richiama lo stesso ambito alimentare e viene a formare un gioco di parole simile a quello che caratterizza il marchio Eataly, con “rischio di confusione per il pubblico”, che puo’ essere indotto a ritenere che il marchio Meataly si colleghi a quello Eataly, costituendone una variazione nel settore della commercializzazione di carni, come in effetti e’ avvenuto per il suo utilizzo nell’hamburgheria della Mac Srl.
A riprova di cio’, va inoltre considerato che l’attrice in riassunzione ha provato di aver ampiamente usato altri marchi contenenti la parola Eataly, quali “la granda in mezzo al pane eataly in mezzo alla citta’” e “l’hamburgheria di eataly eataly incontra … “la granda””, nonche’ il segno Eatinerari (doc. 15 – 17 fasc. att.).
Ne’ si puo’ ritenere pertinente nella specie la decisione della Commissione dell’Euipo del 16/10/2014 nella causa R 282/2014-2, relativa ai marchi Menergy ed Energy, affermandosi nella motivazione che “conceptually, the signs are manifestly dissimilar. The earlier sign “Energy” possesses a concrete meaning for the relevant public in the Benelux, while “Menergy” is meaningless” (“concettualmente, i segni sono manifestamente diversi. Il segno anteriore “Energy” possiede un significato concreto per il pubblico di riferimento nel Benelux, mentre “Menergy” e’ privo di significato”).
Ne discende, per la classe 29, la nullita’ del marchio ai sensi dell’art. 12 c. 1 lett d) Cpi.
Per quanto concerne la classe 44 (“allevamento animali vivi”), occorre invece trattare le questioni inerenti alla rinomanza del marchio Eataly, che rilevano ai fini dell’applicazione dell’art. 12 c. 1 lett. e) Cpi, che estende la tutela del segno anche nei confronti di prodotti o servizi “non affini”.
Al riguardo, va anzitutto osservato che, con riferimento alla valutazione della notorieta’ di un marchio la Corte di Giustizia Ue ha affermato, in primo luogo, che “il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio … e’ conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio”, precisando che “nell’esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioe’, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensita’, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonche’ l’entita’ degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo”; in secondo luogo, sotto il profilo territoriale, che “non si puo’ esigere che la notorieta’ esista su “tutto” il territorio dello Stato membro”, essendo sufficiente che essa “esista in una parte sostanziale di esso” (Corte Giust. Ue 14/09/1999, causa C-375/97, General Motors Corporation e Yplon Sa).
In applicazione di questi principi, nella specie e’ da ritenere sussistente la rinomanza del segno Eataly alla data dell’11/01/2012.
Con specifico riferimento agli anni 2006 – 2011, va infatti osservato che:
– l’attrice in riassunzione ha prodotto centinaia di articoli di stampa in cui si menziona il marchio Eataly, pubblicati su importanti quotidiani (quali, per esempio, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, la Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX e il Giornale) e periodici (come Panorama; doc. 12 fasc. att.);
– prima del 2012, vi era gia’ stata l’apertura di centri vendita a Tokio e a New York, che ebbe ampia eco nelle citate pubblicazioni;
– l’Agricola F.lli Ru Sarl non ha contestato che controparte, nel periodo 2007 – 2011, abbia sostenuto “spese di pubblicita’ … comprese tra i 250.000 Euro e i 470.000 Euro” (comp. concl. 09/11/2018), che si collocano nel contesto di una campagna di comunicazione esaminata nel 2012 in una pubblicazione sci.entifica (Il caso Eataly di Manuela Billero, in Marketing strategico e branding – Case studies, a cura di An. Cl. Pe.; doc. 33 fasc. att.; inoltre, per l’analisi di Eataly in una tesi di laurea, doc. 34 fasc. att.).
A cio’ si aggiunga, benche’ relativa a un periodo successivo, la presenza di Eataly al 23. posto della classifica di Forbes dei “25 Most Disruptive Brands Of 2015”, che ha un importante riflesso ai fini della valutazione della rinomanza negli anni precedenti (doc. 36 e 37 fasc. att.).
Complessivamente considerati, gli elementi ora esposti dimostrano la rinomanza del marchio Eataly, che non puo’ essere esclusa in ragione dell’assenza di punti vendita “nel centro-sud Italia” (comp. concl. Agricola F.lli Ru. Sarl 09/11/2018 p. 17), tenuto conto, per un verso, dei citati principi della Corte di Giustizia Ue in ordine alla notorieta’ del marchio a livello territoriale; per altro verso, della diffusione nazionale dei quotidiani e dei periodici indicati in precedenza, che hanno determinato un’estesa conoscenza del marchio Eataly, a prescindere dalla presenza o meno di punti vendita in alcune parti del territorio italiano.
Ne discende, ai sensi dell’art. 12 c. 1 lett. e) Cpi, anche per la classe 44, la nullita’ del marchio Meataly, il quale, attesa la stretta correlazione esistente tra il settore dell’allevamento e quello alimentare, trarrebbe un indebito vantaggio dalla rinomanza del segno anteriore, con pregiudizio per quest’ultimo.
Per tutti gli esposti motivi, deve essere dichiarata la nullita’ del marchio Meataly n. .., con trasmissione di copia della sentenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi ex art. 122 c. 8 Cpi.
Ne consegue, ai sensi degli art. 20 e 131 Cpi, l’accoglimento dell’inibitoria relativa all’uso nell’attivita’ economica del segno Meataly da parte dell’Agricola F.lli Ru. Sarl.
Poiche’ tale societa’ ha ammesso di “aver realizzato le etichette con le quali sta iniziando a contrassegnare i propri salumi” (mem. 10/07/2015 p. 25), si autorizza il sequestro degli oggetti caratterizzati dall’uso del segno Meataly da parte dell’Agricola F.lli Ru.arl e si fissa la somma di euro 300,00 per ogni prodotto venduto in violazione dell’inibitoria.
L’entita’ delle condotte relative alla violazione del marchio esclude l’accoglimento della domanda di pubblicazione della sentenza.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti, anche con riferimento all’integrazione delle fattispecie di cui all’art. 2598 Cc.
Nei rapporti tra l’Agricola F.lli Ru. arle la Mac Srl, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in euro 13.430,00 per compenso (con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento) ed euro 19,38 per spese, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 Cpc.
Nei rapporti tra l’Agricola F.lli Ru. Sarl e l’EatalyDistribuzione Srl, invece, la causa deve essere rimessa in istruttoria per decidere la domanda di risarcimento del danno, riservando altresi’ alla sentenza definitiva le decisioni sulle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nei rapporti tra l’Agricola F.lli Ru. Sarl e la Mac Srl e non definitivamente pronunciando nei rapporti tra l’Agricola F.lli Ru. Sarl e l’Eataly Distribuzione Srl;
rigetta le domande proposte dall’Agricola F.lli Ru. Sarl nei confronti della Mac Srl e dell’Eataly Distribuzione Srl;
dichiara nullo il marchio Meataly n. ..;
inibisce l’uso nell’attivita’ economica del segno Meataly da parte dell’Agricola F.lli Ru. Sarl;
dispone il sequestro degli oggetti caratterizzati dall’uso del segno Meataly da parte dell’Agricola F.lli Ru. Sarl, autorizzando l’Eataly Distribuzione Srl ad assistere alle operazioni a mezzo di suoi rappresentanti, legali e tecnici di fiducia;
fissa la somma di euro 300,00 per ogni prodotto venduto dall’Agricola F.lli Ru. Sarl in violazione dell’inibitoria;
condanna l’Agricola F.lli Ru. Sarl a rimborsare alla Mac Srl le spese di lite, liquidate in euro 13.430,00 per compenso ed euro 19,38 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva, con distrazione delle stsse in favore dell’avv. Raffaele La Placa;
dispone la trasmissione di copia della sentenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi;
provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio nei rapporti tra l’Agricola F.lli Ru. Sarl e l’Eataly Distribuzione Srl.
Torino, 11 settembre 2020
Depositato in cancelleria il 5 ottobre 2020
Presidente
dr.ssa Silvia Vitro’
Giudice relatore
dr. Ludovico Sburlati