Recentemente l’Alta Corte del Regno Unito si è pronunciata nel procedimento che vedeva contrapposti il marchio “Wonder Woman” e “Wonder Mum”. La Corte ha confermato la decisione dell’Ufficio Marchi del Regno Unito (IPO). Quest’ultimo aveva ritenuto che non sussistesse un rischio di confusione tra i segni. Di seguito analizzeremo la vicenda.

Background

Nel dicembre 2019, Unilever depositava una domanda di marchio britannico per “WONDER MUM”, nella classe 3.

DC formulava opposizione avverso tale domanda, in quanto titolare del marchio registrato UE anteriore n. 14275739 “Wonder Woman”, per prodotti e servizi in più classi, tra cui la classe 3. Sosteneva che la registrazione e l’uso del marchio WONDER MUM da parte della Unilever avrebbe creato un rischio di confusione da parte del pubblico in relazione al proprio marchio WONDER WOMAN. Inoltre, avrebbe permesso a Unilever di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del segno anteriore.

La decisione dell’IPO

Nella decisione pubblicata il 21 giugno 2021, l’IPO respingeva i motivi di opposizione di DC.

Il consigliere-auditore dell’IPO riteneva che non vi fosse alcun rischio di confusione tra il pubblico. Veniva riscontrato un “basso grado” di somiglianza concettuale tra i due marchi e “non più di un grado medio” di somiglianza visiva e sonora. Su questa base, il consigliere-auditore concludeva che fosse improbabile che i consumatori confondessero tra i due marchi o che associassero erroneamente i prodotti WONDER MUM di Unilever con il segno di DC.

Con riferimento alla notorietà, l’Ufficio concludeva che le prove prodotte fossero insufficienti a stabilire la notorietà del marchio WONDER WOMAN presso una parte significativa del pubblico britannico. Tra le altre cose, DC non forniva alcuna cifra dettagliata delle entrate relative al segno.

La decisione della High Court

Tale decisione veniva impugnata avanti la High Court, la quale tuttavia concordava con le conclusioni dell’IPO, respingendo tutti i motivi di ricorso della DC.

L’Alta Corte rilevava che il consigliere-auditore aveva effettuato correttamente la valutazione globale del rischio di confusione: data la bassa somiglianza concettuale tra i marchi, era possibile ritenere che il rischio di confusione tra i marchi fosse basso, anche in relazione a prodotti identici.

Inoltre, l’Alta Corte concordava con la valutazione del consigliere-auditore sull’inadeguatezza delle prove della DC sulla notorietà del marchio WONDER WOMAN nel Regno Unito.

Questo caso costituisce una conferma della necessità di presentare prove sufficientemente dettagliate, solide e pertinenti per dimostrare qualsiasi presunta notorietà nel caso in cui si cerchi di opporsi (o difendere) un marchio.